04/10/2011. Protéger. Valoriser. Fondé en Défendre. Protection de l innovation aux USA

Transcription

1 Protéger Fondé en 1849 Valoriser Défendre Protection de l innovation aux USA 1

2 Protection de l innovation aux USA Brevets US de 1789 à nos jours Qu est ce qu un brevet US Données chiffrés Opposer un brevet US Pourquoi déposer un brevet aux USA Comment déposer un brevet aux USA Quel cout Historique Un droit prévu dans la constitution américaine The Congress shall have power...to promote the progress of science and useful arts, by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries 2

3 Historique En 1790, le Patent Act rédigé notamment par Thomas Jefferson Historique Un principe fondamental depuis 1790 Le droit du premier inventeur abolit en septembre 2011 par la loi America Invent signée par le Président Obama qui institue le droit du premier déposant 3

4 Qu est ce qu un Brevet US Utility patent Design patent Qu est ce qu un brevet US Un titre qui confère un droit d interdiction pour une durée de 20 ansàpartirdudépôt Conditions principales de brevetabilité Nouveauté Nonevidence 4

5 Qu est ce qu un brevet US Une procédure de délivrance en plusieurs étapes: - Dépôt en langue anglaise - Recherche et Examen faite par un Examinateur sous le contrôle d un Superviseur - Possibilité d entretien avec l Examinateur Qu est ce qu un brevet US Quelques particularités: Redevances de maintien en vigueur triennales Duty of candor Dépôt provisoire Procédure de Re-examen Sous la nouvelle loi, introduction d une procédure d opposition 5

6 Qu est ce qu un brevet US Qu est ce qu un brevet US 6

7 Données chiffrées En 2010, délivrance de 244,358 brevets dont 50% à des entreprises non US: - Japon 46,978 - Allemagne 13,633 - Corée 12,508 - Taiwan 9,653 - Canada 5,513 - France 5,100 Données chiffrées Top 5 en brevets délivrés en 2010: - IBM 5,896 - Samsung Electronics 4,551 - Microsoft 3,094 - Canon 2,552 - Panasonic 2,482 7

8 Données chiffrées Top 5 en 2010 en France par demande: -PSA PEUGEOT CITROEN GROUPE RENAULT L'OREAL CEA-495 -GROUPE SAFRAN -426 Opposer un brevet US Actes de contrefaçon d un brevet sont: Fabrication Utilisation Vente L offre en vente L importation 8

9 Opposer un brevet US Juridiction civile Dommages et intérêts calculés sur la base des profits perdus dus à l action du contrefacteur ou sur la base des royalties perdues Dommages et intérêts punitifs (x3) en cas de contrefaçon délibéré Jury populaire et effet «Red Ribbon» Opposer un brevet US Juridictions - 94 Tribunaux de districts - 12 Courts d appel de circuit, CAFC - Court suprême des USA 9

10 Opposer un brevet US Mécanisme probatoire avec la procédure de «discovery»: -déposition sous serment y compris de non résidents US -demande de production de documents y compris à l étranger Opposer un brevet US Mécanisme décisionnel: Jury populaire qui apprécie les faits et évalue les dommages Le juge statue sur les questions de droit et détermine s il y a lieu de majorer les dommages 10

11 Opposer un brevet US France Prescription de 3 ans Pas de marquage Pas de prise en compte du caractère intentionnel Poursuite pénale possible Obligation de d inscrire une licence USA Prescription de 6 ans Marquage Prise en compte du caractère intentionnel Pas de poursuite pénale Pas de registre aux USA Opposer un brevet aux USA France Ciba, RP Agro/ Interhyto 6 M Gachot / Mecafrance 5 M HK Industries / Fichet Bauche 2,3 M USA Polaroid/Eastman Kodak 873 M $ Digital /Intel 700 M $ IngenInternational/ Roche 500 M $ 11

12 Opposer un brevet US Patent troll Achat de brevets souvent à des entreprises en faillite généralement portant sur des logiciels ou des business methods pour les proposer en licence sous la menace d un procès Phénomène essentiellement américain peu présent en Europe Pourquoi déposer aux USA Droit opposable aux tiers qui est généralement bien respecté et arsenal juridique efficace mais couteux à mettre en oeuvre Exclusivité qui intéresse les investisseurs et confère un avantage competitif Monétarisel innovation(licence) 12

13 Comment déposer aux USA Une traduction en anglais Obligation de se faire représenter devant l USPTO Une cession de l inventeur Un IDS Comment déposer aux USA Bonnes pratiques Avant le dépôt: Traçabilité et discrétion "Cahiers de laboratoire", reporting technique, y compris avec documents annexes, par exemple rapports d'essais Comptes-rendus, archivage ordonné et maintenu NDA si collaboration 13

14 Comment déposer aux USA Bonne pratique Avant d attaquer le marché américain avec une innovation Clearance searchet Freedomto Operate Opinion FTO VOIE INTERNATIONALE (PCT) Dépôt demande FR RRP Dépôt d une demande PCT 142 pays ±9 mois 12 mois 10k Fin de la phase Internationale 30 mois USA 4/6 K EUROPE CHINE JAPON Brevet US Brevet EP Brevet CN Brevet JP Validation DE Validation FR Validation GB 14

15 Protection aux USA Questions / Réponses nicolas.delorme@germainmaureau.com 15