«PREPARATION AUX CONCOURS» Formation organisée par AGORANOV. PROPRIETE INDUSTRIELLE Le 14 décembre 2009

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1 «PREPARATION AUX CONCOURS» Formation organisée par AGORANOV PROPRIETE INDUSTRIELLE Le 14 décembre 2009 Michel ABELLO Avocat à la Cour d Appel de Paris Spécialiste en droit de la Propriété Intellectuelle Professeur chargé de cours de droit European Patent Attorney Copyright Michel Abello

2 1/ Introduction (1/3) Art. 5 du Règlement 2010 du 12 ème Concours national : La sélection se fait sur la base des principaux critères suivants : Pour les projets «en émergence» : état de la propriété intellectuelle et droits des tiers Pour les projets «création-développement»: maîtrise de la propriété intellectuelle et droits des tiers Copyright Michel Abello

3 1/ Introduction (2/3) Art. 6: «De manière générale et quel le soit le type de projet, les candidats doivent décrire de manière complète et sincère la situation de leur projet au regard de la propriété intellectuelle En bonne stratégie, le rapport devrait révéler les risques encourus, pour montrer au jury, que le candidat est conscient des risques et prêt à prendre les mesures pour les contourner Copyright Michel Abello

4 1/ Introduction (3/3) Art. 11: «Les lauréats du concours s engagent à : prendre les dispositions les plus appropriées en matière de protection de droits de propriété intellectuelle, entretenir les brevets pris à l aide de financements publics et, en cas contraire, informer en temps utile le ministère chargé de la recherche de leurs intentions S agissant d argent public, il convient de se soucier de protéger ses innovations et de proposer une stratégie de protection raisonnable Copyright Michel Abello

5 2/ Etat de la PI 2.1/ Propriété de la PI (1/5) A qui appartiennent les droits sur la technologie? En droit, au créateur ou inventeur Un stagiaire n est pas un salarié et garde la propriété de sa création, sauf clause contraire de la convention de stage Un doctorant boursier, un étudiant, ne sont pas des salariés mais des utilisateurs d un service public et gardent la propriété de leur création/invention Un mandataire social reste propriétaire de ses inventions Si la technologie est le fruit de plusieurs personnes, conclure un règlement de copropriété Copyright Michel Abello

6 2.1/ Propriété de la PI (2/5) Cas particuliers 2 cas particuliers: le porteur de projet n est pas le créateur/inventeur le porteur de projet est créateur/inventeur salarié S il n est pas le créateur, il faut: déterminer précisément qui est(sont) le(s) créateur/inventeur(s) (salarié d un établissement ou d une entreprise, étudiant, stagiaire, personne indépendante?) prévoir un contrat de cession de droits ou une licence (exclusive) En matière de design, de logiciel, de site internet, de marque ou de logo, prévoir un contrat de cession des droits d auteurs, précisant la durée, le lieu, les supports et les domaines d application Copyright Michel Abello

7 2.1/ Propriété de la PI (3/5) Le cas du salarié Art. 3: «Les candidats salariés d'une entreprise existante doivent s'assurer de la libre exploitation de la technologie présentée dans le cadre du concours et présenter un accord de leur employeur sur le projet de création d'une entreprise mettant en oeuvre la technologie en cause» Art. 6: «De manière générale et quel le soit le type de projet, les candidats doivent décrire de manière complète et sincère les contraintes qui pourraient s exercer sur le projet du fait d engagements antérieurs pris par le candidat ou un membre de l équipe. Le non-respect de cette disposition pourra conduire à une remise en cause d une éventuelle décision positive du jury national» 3 CAS: 1) S il est salarié (public/privé) et si sa mission est d inventer ou de créer un logiciel, les droits appartiennent à l employeur Un fonctionnaire qui souhaite valoriser ses travaux de ses recherches, devra conclure un accord de licence avec son établissement d origine, après approbation par la commission de déontologie Un doctorant CIFRE est salarié de l entreprise Copyright Michel Abello

8 2.1/ Propriété de la PI (4/5) Le cas du salarié 2) Si le salarié invente en-dehors de sa mission, il reste propriétaire de l invention, mais l employeur peut se l approprier dans un délai de 4 mois post notification RAR par le salarié, moyennant un juste prix, si : elle est réalisée dans le même domaine que l entreprise ou pendant le temps de travail ou avec les moyens ou connaissances de l entreprise 3) Sinon, le salarié est seul propriétaire de son invention Dans tous les cas, il a l obligation d informer son employeur de toutes les inventions qu il réalise Copyright Michel Abello

9 2.1/ Propriété de la PI (5/5) Conclusion Conseil du dossier Emergence : Indiquez si vous avez la liberté d exploitation de l idée ou des résultats que vous voulez utiliser. Si ce n est pas le cas, comment vous envisagez de vous procurer cette possibilité. Conseil du dossier Création-Développement: notamment les démarches (en cours ou à venir) en vue : - d obtenir des droits d exploitation du propriétaire de la technologie ; Discuter les aspects de propriété dans le dossier, pour montrer que vous en êtes conscient, même s ils ne sont pas encore résolus et budgéter les études et les accords juridiques correspondants (LoI, MoU) Copyright Michel Abello

10 2/ Etat de la PI 2.2/ Protection de la PI (1/6) Avant toute démarche auprès d un tiers, assurer la paternité des inventions ou créations par tout moyen incontestable : env. Soleau (15 ), pli cacheté CNISF (60 ), huissier Préserver la confidentialité jusqu au dépôt: si la personne non soumise au secret professionnel réglementé (avocat, CPI, INPI, ) conclure un accord de confidentialité et de non utilisation, sans limite de durée ou tout au moins une durée de 3 à 5 ans, à défaut le dépôt de brevet est nul! En bonne stratégie, le dossier devra comprendre un dépôt d enveloppe Soleau et des accords de confidentialité signés Copyright Michel Abello

11 2.2/ Protection de la PI (2/6) Recherches de brevets Art. 6: «Les candidats de la catégorie «créationdéveloppement» s engagent à fournir tous les éléments nécessaires à l expertise de leur dossier, notamment l état de la propriété intellectuelle et les rapports d études préalables déjà réalisés» Les recherches brevets permettent de déterminer la brevetabilité, voire la liberté d exploitation (noncontrefaçon) Copyright Michel Abello

12 2.2/ Protection de la PI (3/6) Recherches de brevets En bonne stratégie, le dossier devra comprendre au moins une recherche préliminaire d antériorités de BREVET réalisée par exemple sur internet par mots clés en anglais et/ou par nom de société sur esp@cenet (gratuit) (En novembre 2008, des données sur plus de 60 millions de brevets provenant de 85 pays, dont 19,5 millions avec un abrégé en anglais) Voir outil de recherche d antériorités sur Les recherches de brevet devront être complétées et analysées par un avocat spécialiste en PI ou un CPI Copyright Michel Abello

13 2.2/ Protection de la PI (4/6) Dépôt de brevet Le dépôt de brevet ne doit pas intervenir trop tôt pour ne pas être étouffé par les frais de brevet, ni trop tard, pour éviter les divulgations ou d être doublé par un concurrent Le bon moment est si possible après un 1 er proto, car le brevet portera alors sur les solutions aux problèmes concrets détectés Imaginer différentes variantes dès le départ pour élargir le champ de la protection Dans le délai de priorité de 1an, il est possible de compléter le 1 er dépôt par des perfectionnements => de préférence on s abstient de toute divulgation Copyright Michel Abello

14 2.2/ Protection de la PI (5/6) Recherches de marques En bonne stratégie, le dossier devra comprendre au moins une recherche préliminaire d antériorités sur le nom futur de votre société/marque réalisée par exemple sur internet: A l identique ou approchant sur: Le site de l INPI Les noms de sociétés (Infogreffe, société.com) Les noms de domaine (indomco, WhoIs) Sur la toile (google, yahoo) Voir outil de recherche d antériorités sur Copyright Michel Abello

15 2.2/ Protection de la PI (6/6) Recherches de marques Réserver déjà le nom de domaine, mais pas d usage ou de dépôt de marque ou de nom de société avant de faire faire une recherche par un PROFESSIONNEL: Les recherches de marque doivent être complétées par une recherche de similitude par un professionnel (0,7-1,3 k HT selon nombre de classes) recherches INPI difficiles à exploiter par un non-professionnel, risque très élevé d erreurs d interprétation Trop souvent les start-up sont freinées par des oppositions ou réclamations sur leur nom/marque au moment où elles se font connaître Copyright Michel Abello

16 2/ Etat de la PI 2.3/ Licence d exploitation de la PI et du SF (1/4) Si les droits de PI sont aux noms des porteurs de projets, prévoir une licence au profit de la société à constituer, en contrepartie prise en charge des frais, afin de garder une marge de valorisation face aux nouveaux entrants Si exploitation indirecte, prévoir de conclure des accords de licences de fabrication et/ou commercialisation avec des tiers Cession des droits: option d achat ou droit de premier refus, car souvent les investisseurs exigent que la société soit propriétaire ou copropriétaire Contrat de recherche conjointe avec le donneur de licence: permet de devenir copropriétaire de la technologie Copyright Michel Abello

17 2/ Etat de la PI 2.3/ Licence d exploitation de la PI et du SF (2/4) SF: Si licence de brevet et de SF, bien préciser pour le SF: les pays concernés (le SF peut viser le monde entier), un taux de redevance différencié (pour les pays où un brevet serait annulé ou non déposé), et matérialiser ce SF Prix: Définir l assiette de la redevance (prix public ou sortie usine), outre le taux (1-10%) Exclusivité: Si l exclusivité est concédée, attention au domaine concédé, aux minima garantis, aux possibilités de retrait de l exclusivité Copyright Michel Abello

18 2.3/ Licence d exploitation de la PI et du SF (3/4) Perfectionnements: à définir précisément. Font-ils partie de la licence? Si oui, prévoir une possibilité d ajustement du prix de la licence Garanties dues par le concédant d un brevet: vices cachés (nullité du brevet): s en exonérer, en ne garantissant que l existence matérielle des brevets éviction (CF de brevets antérieurs de tiers): la limiter aux risques et périls du licencié ou au montant des redevances perçues éviction (CF par des tiers): réglementer l action conjointe ou indépendante du licencié exclusif et la prise en charge des frais propriété des droits Vice caché de la technologie Copyright Michel Abello

19 2.3/ Licence d exploitation de la PI et du SF (4/4) Concl: Les contrats doivent être rédigés avec l aide de professionnels, d autant plus si un service juridique assiste votre partenaire Le rédacteur du contrat a un avantage stratégique Pour plus d informations voir présentation du 12 juin 2008 sur Copyright Michel Abello

20 3/ Droits de tiers (risques de contrefaçon - Liberté d exploitation) (1/2) Conseil du dossier Création-Développement: notamment les démarches (en cours ou à venir) en vue : - de valider la liberté d exploitation (recherche d antériorité, disponibilité de la technologie) Les recherches d antériorités de brevets permettent aussi de détecter les brevets antérieurs qui peuvent faire obstacle à l exploitation, que votre invention soit brevetable ou non Mais, il faut se référer aux versions délivrées (B) des brevets (voir Depatis ou fr.espacenet.com), et non aux demandes publiées (A) Si les brevets non encore délivrés, consulter les procédures d examen en ligne (epoline, USPTO) Copyright Michel Abello

21 3/ Droits de tiers (risques de contrefaçon - Liberté d exploitation) (2/2) Les revendications définissent la portée du monopole (regarder les revendications indpt.) et comparer leur portée dans les brevets de la même famille Vérifier aussi si les annuités sont bien payées Une étude de liberté d exploitation est complexe et coûteuse et dépend du pays concerné par la contrefaçon, car l harmonisation est moins grande qu en matière de brevetabilité Concl: Personne ne vous reprochera de ne pas avoir fait une étude «exhaustive» de liberté d exploitation, mais il convient en première approche de se concentrer sur le ou les brevets principaux Copyright Michel Abello

22 4/ Incidences financières (1/5) Extraits du règlement Art. 9: Les dépenses éligibles des lauréats«en émergence» comportent les frais externes nécessaires à la maturation du projet et à l établissement de la «preuve du concept» tels que : - préparation d accords juridiques EX: Accord de licence, de cession, règlement de copropriété, contrat de recherche - études de propriété intellectuelle EX: Recherches d antériorités, étude de liberté d exploitation, étude de brevetabilité - formation, conseils et accompagnement spécifiques EX: formation INPI, CEIPI, ROUBIER Les dépenses ainsi éligibles ne peuvent être prises en compte qu à partir de la date de dépôt du dossier de participation au concours Copyright Michel Abello

23 4/ Incidences financières (2/5) Extraits du règlement Art. 10: «Les dépenses éligibles des lauréats «créationdéveloppement» sont des dépenses de personnel, de fonctionnement ou d équipement (valeur amortissable de l équipement sur la durée du soutien financier) directement liées au programme d innovation de l entreprise : - propriété intellectuelle EX: Frais de dépôts de brevets, amortissables - prestations de conseil, de formation et d accompagnement Les dépenses ainsi éligibles ne peuvent être prises en compte qu à partir de la date de création de l entreprise ou du dépôt du dossier si l entreprise est déjà créée Copyright Michel Abello

24 4/ Incidences financières (3/5) Planning des dépenses prévisionnelles Planning des dépenses prévisionnelles, à remplir avec soin car ces dépenses déterminent le montant exact de la subvention qui sera versée: - préparation d accords juridiques (HT) Amont (cession de droits, règlement de copropriété) ~ 1-2 k Aval (contrat de licence, de recherche, de distribution) ~ 2-4 k selon difficulté de la négociation - frais de PI (HT) Recherche d antériorités ~1-2 k Étude de brevetabilité ~1-2 k Étude de liberté d exploitation 2-3 k /brevet Frais de brevet (voir 4/5 ci-après) Copyright Michel Abello

25 4/ Incidences financières (4/5) Frais de brevet HT (honoraires avocat ou CPI inclus) Dépôt France = T : ~3,5-5 k selon complexité) T+9 mois = étude RRP (et opinion provisoire) ~1-2 k T+12 mois = PCT (~140 pays) ~4 k (dont ~1 k remboursable) T+18 mois = PUB (si perfectionnements, à déposer avant!) T+~2-2,5 ans = délivrance Brevet France ~0,3 k = titre exécutoire Copyright Michel Abello

26 4/ Incidences financières (5/5) Frais de brevet HT (honoraires avocat ou CPI inclus) T+30 mois = passage du PCT aux phases: nationales (US, JP, CN) ~4-7 k selon longueur de la traduction et de la langue ou régionales (EP) ~4-5 k (~30 pays) (taxe examen inclus) T+30 à 50 mois: examen et délivrance ~2 k /an/brevet T+~60 mois = validation EP ~3-4 k /pays désigné, sauf pays membres de l Accord de Londres depuis le 1 er mai 2008 : DE, FR, LU, MC, UK, CH/LI : sans frais KR, DK, IS, NL, SE LT, LI, SL: trad des seules revs Hors annuités = ~5-10% du total Copyright Michel Abello

27 GLOSSAIRE CUP = Convention d Union de Paris EP = brevet européen selon Convention de Munich PCT = Patent Cooperation Treaty qui organise la demande internationale de brevet PI = Propriété Intellectuelle = PLA + PInd PLA = Propriété littéraire et artistique (droit d auteur) Pind = Propriété Industrielle (brevet, marque, modèles) US, JP, CN, DE, FR, LU, MC, UK, CH/LI, KR, DK, IS, NL, SE LT, LI, SL = codes pays selon norme ISO Copyright Michel Abello

28 MERCI POUR VOTRE ATTENTION Selarl Inter-Barreaux d Avocats European Patent Attorneys Copyright Michel Abello