Sanjay Goorachurn Associé Montréal Avocat, Agent de marques de commerce

Transcription

1 Sanjay Goorachurn Associé Montréal Avocat, Agent de marques de commerce COORDONNÉES Téléphone: Télécopieur: ADMISSION AU BARREAU Barreau de l Ontario 1992 Barreau du Québec 2006 QUALIFICATIONS PROFESSIONELLES Université du Manitoba, B. Sc. (chimie) 1987 Université du Manitoba, LL. B CLP (Certified Licensing Professional) 2008 Agent de marques de commerce 2009 CHAMPS DE PRATIQUE Licences et activités liées à la propriété intellectuelle Gestion de la propriété intellectuelle et consultation stratégique La chimie et la biotechnologie industrielle Industrie/Mécanique Sciences de la vie Pharmaceutique Logiciel/Internet/Technologies de l'information Énergie LANGUE(S) Anglais Français Hindi PROFIL Sanjay Goorachurn promulgue depuis plus de 20 ans des conseils stratégiques tant en gestion de la propriété intellectuelle (PI) que dans la mise en valeur d actifs de PI; son approche est rationnelle et axée sur les objectifs commerciaux. Fort d une expérience des industries et du secteur privé, il conseille les clients sur les aspects de la PI relatifs aux transactions commerciales et sur l optimisation de la valeur des actifs de PI et il les guide en matière de planification, de développement et de coordination d une gestion de la PI qui s aligne sur leurs objectifs commerciaux et stratégies corporatives. Sanjay a une solide expérience dans le développement de programmes de gestion et stratégie de la PI à l'échelle mondiale et dans la structuration, la négociation et l élaboration des aspects de PI relatifs aux fusions et acquisitions complexes et multi-juridictionnelles, l introduction en bourse (IPO), les conventions de licence, les contrats de financement transfrontaliers et de fonds privés d investissement, les transactions visant des coentreprises régionales et internationales et les accords de collaboration de recherche entre secteur public et privé. Il dispose également d une vaste expérience en vérifications diligentes internationales en PI, tant pour le compte d investisseurs que pour celui d acquéreurs, et d audits de PI en vue d'évaluer et d améliorer les programmes de gestion de PI de clients œuvrant dans plusieurs secteurs industriels. Nos clients ont fait part au magazine IAM Licensing 1000 The World s Leading Patent and Technology Licensing Lawyers que Sanjay «est un fin stratège» et qu il fournit «des conseils astucieux dans diverses secteurs d activité» et au magazine IAM Licensing 250, The World s Leading Patent and Technology Licensing Lawyers qu il sait «dialoguer avec les clients», qu il «a une capacité innée de démystifier le domaine souvent complexe et confus de la PI», qu il est «diligent, sensible et attentif aux besoins d'affaires», qu il «s astreint à trouver des solutions avantageuses pour toutes les parties» et qu il «oriente toujours son approche pour générer dans le temps une valeur tangible pour le client». Parmi ses clients on compte des entreprises en démarrage innovatrices, des PME, des sociétés multinationales, des investisseurs de capital de risque / de fonds privés d investissement et des organismes gouvernementaux de recherche au Canada, aux États-Unis, en Europe et dans les autres marchés commerciaux globaux pertinents. L expertise en PI de Sanjay se rapporte à plusieurs domaines, dont les technologies propres et l énergie renouvelable, les technologies industrielles, les produits de biens de consommation et d équipements de s, le tran, l industrie pharmaceutique et santé animale, les réseaux et logiciels, les télécommunications et l industrie du jeu. Avant de se joindre au cabinet, Sanjay a siégé comme directeur de la PI au sein d Imperial Chemicals Industries (ICI) PLC (à présent Akzo Nobel), division des explosifs. Il a aussi occupé le poste de conseiller en PI pour deux des sièges sociaux de l entreprise, aux États-Unis (New Jersey) et en Angleterre (Londres), pour l ensemble des activités commerciales, y compris les acryliques, la peinture, les parfums et les saveurs, les polyuréthanes et les agents surfactants. Il a agi comme spécialiste de la PI au sein du comité central de stratégie et d acquisition d'ici pour un grand nombre de transactions complexes de fusion et d acquisition évaluées à plusieurs milliards de dollars en Inde, en Australie, en Afrique du Sud et en Amérique de Nord. Sanjay a auparavant occupé le poste de conseiller juridique chargé des licences pour le bureau de Toronto de la société Semi-Tech Corporation/The Singer Company NV où il a assuré la gestion de la PI, le service de licence des marques de commerce et la gestion des litiges pour une entreprise de produits de consommation et de produits électroniques. Sanjay a codirigé le groupe de travail sur la propriété intellectuelle du Partenariat d innovation stratégique Canada-Californie coordonné par le ministère d Affaires étrangères et Commerce international Canada. Reconnaissances professionnelles Reconnu comme «vedette de la PI» dans l édition inaugurale de 2014 et celle de 2015 du Managing Intellectual Property s Trademark & Copyright Handbook 2014 Reconnu par le magazine IAM Licensing 250 The World s Leading Patent and Technology Licensing Lawyers en 2010 (numéro inaugural), en 2011 et en Reconnu par le magazine IAM Patent 1000 The World s Leading Patent and Technology Licensing Lawyers en 2012 (numéro inaugural) et en Reconnu chaque année depuis 2012 par The Best Lawyers in Canada en droit de la propriété intellectuelle et en droit de la technologie en 2015 EXPÉRIENCE

2 EXPÉRIENCE Aperçu représentatif de transactions liées à la PI Fusion et acquisition : Conseiller en PI pour une entreprise industrielle mondiale dans la structuration, la négociation et l élaboration d une convention d'acquisition de technologies et d'actifs stratégiques de PI Conseiller adjoint en PI pour une grande entreprise d équipements de et de vêtements, financée par du capital privé, dans la structuration, la négociation et l élaboration d une convention d acquisition des actifs de PI et technologies connexes d un fabricant de baseball/softball y compris l inscription de l entreprise au NASDAQ Conseiller adjoint en PI pour une grande entreprise canadienne d équipements de et de vêtements dans la structuration, la négociation et l élaboration d une convention d acquisition des actifs de PI d un fabricant américain d accessoires de Conseiller adjoint en PI pour une grande entreprise canadienne d équipements de et de vêtements dans la structuration, la négociation et l élaboration d une convention d acquisition des actifs de PI d un fabricant canadien d accessoires de Conseiller en PI pour une entreprise québécoise de biotechnologie dans la convention d achat d actifs se rapportant au savoir faire et aux données technologiques d une université québécoise de renom Conseiller en PI pour une grande entreprise canadienne d équipements de et de vêtements dans la structuration, la négociation et l élaboration d une convention d acquisition des actifs de PI d un important fabricant américain d accessoires de Conseiller en PI pour une entreprise canadienne de et de vêtements dans la structuration, la négociation et l élaboration des aspects de PI d une convention hybride d acquisition des actions et d une convention d achat des actifs de PI par une grande société de produits de consommation européenne. Conseiller adjoint en PI pour une entreprise canadienne de logiciels et de technologies dans la structuration, la négociation et l élaboration des aspects de PI d une acquisition transfrontalière par une société technologique majeure basée aux États-Unis. Conseiller en PI pour une filiale canadienne d une importante entreprise américaine de logiciel dans l acquisition des actions par les administrateurs canadiens et son financement par des investisseurs québécois. Conseiller adjoint en PI pour une entreprise nord-américaine réputée de produits de consommation et financée par un fonds privé américain dans l achat d actions d une compagnie américaine de produits ifs. Conseiller adjoint en PI pour une entreprise mondiale en biotechnologie basée aux États-Unis dans l acquisition d une compagnie de biotechnologie basée au Canada. Conseiller adjoint en PI pour une importante entreprise nord-américaine de produits de consommation financée par un fonds privé américain dans l achat d actions d une importante entreprise nord-américaine de produits de consommation. Conseiller adjoint en PI pour une entreprise mondialement réputée de produits de consommation, dans la vente d une compagnie de produits de consommation à un fonds d investissement privé américain. Conseiller en PI pour une multinationale française dans l achat d actifs d une compagnie de technologies vertes basée aux États-Unis financée par du capital de risque. Financement : Conseiller en PI pour une entreprise québécoise de biotechnologie en agro-alimentaire dans un financement de Séries B par des investisseurs d Amérique du Nord et d Europe. Conseiller en PI pour des investisseurs québécois et français dans le financement d une entreprise en démarrage de technologies vertes basée au Québec. Conseiller en PI pour une jeune entreprise québécoise de matériaux industriels financée par du capital de risque pour un financement par une compagnie française d investissement de capitaux privés. Conseiller en PI représentant une association québécoise de capital de risque pour un financement significatif dans plusieurs compagnies de biotechnologie du Québec. Conseiller en PI pour le compte d un investisseur canadien de capital de risque dans plusieurs jeunes entreprises de logiciels, de produits industriels et d Internet. Licence : Conseiller en PI pour une entreprise d'ingénierie en technologie propre basée au Québec dans la structuration, la négociation et l élaboration des aspects de PI d un contrat de licence avec une grande entreprise publique Conseiller en PI pour un important fournisseur de produits pour préparations pharmaceutiques dans la structuration, la négociation et l élaboration des aspects de PI d une convention de licence de marque de commerce et d un contrat de licence pour l'utilisation de la technologie inventée

3 Conseiller en PI pour une entreprise d'ingénierie en technologie propre basée au Québec dans la structuration, la négociation et l élaboration des aspects de PI pour des ententes de licences avec l un des plus importants organismes de recherche et de développement à but non lucratif. Conseiller en PI pour une société pharmaceutique basée au Québec dans la structuration, la négociation et l élaboration des aspects de PI d une convention de licence exclusive de brevet et des accords de recherche et développement avec une université québécoise de renom. Conseiller en PI pour une entreprise québécoise de biotechnologie en négociation et l élaboration des aspects de PI d une convention de licence de brevets avec une université québécoise de renom. Conseiller en PI pour une entreprise canadienne de biotechnologie financée par du capital de risque dans la structuration, la négociation et l élaboration des aspects de PI d une convention de licence et de distribution avec un distributeur chinois pour le marché chinois. négociation et l élaboration des aspects de PI d une convention de licence et de distribution avec une importante compagnie pharmaceutique pour le marché canadien Conseiller adjoint en PI pour une entreprise canadienne de biotechnologie en négociation et l élaboration des aspects de PI d une convention de licence et de distribution avec une importante compagnie pharmaceutique pour le marché européen négociation et l élaboration des aspects de PI d une convention de commercialisation et de fabrication avec un important fabricant américain agro-alimentaire dans la structuration, la négociation et l élaboration des aspects de PI d un contrat de distribution et de licence de marque de commerce pour le marché brésilien avec une des grandes sociétés européennes en santé animale. Conseiller en PI pour une entreprise québécoise en démarrage de technologie verte financée par du capital de risque, dans la structuration, la négociation et l élaboration des aspects de PI d un contrat de conception et de développement avec un manufacturier mondial d équipement agricole. Conseiller adjoint en PI pour une société biopharmaceutique d'envergure mondiale dans la renégociation de contrats de licence globaux avec un laboratoire pharmaceutique d'envergure mondial. agro-alimentaire dans la structuration, la négociation et l élaboration des aspects de PI d un contrat de distribution et de licence de marque de commerce avec un distributeur russe pour le marché russe. Conseiller en PI pour une entreprise québécoise en démarrage de technologie verte et financée par du capital de risque dans la structuration, la négociation et l élaboration des aspects de PI d un contrat de distribution globale et de licence avec un important partenaire européen et une société multinationale. Conseiller en PI pour une entreprise québécoise d équipements de et de technologie dans la négociation d un contrat de licence et d approvisionnement avec une importante entreprise américaine de télécommunications. Gestion et élaboration de stratégie en matière de PI : Audit de PI pour un fournisseur québécois de produits pour préparations pharmaceutiques et collaboration avec un important cabinet d'experts-comptables sur le projet stratégique de prix de transfert US / Canada Audit en PI et élaboration de conseils stratégiques de PI pour un chef de file mondiale en science et technologie nucléaires Rédiger un document stratégique de PI pour une jeune entreprise canadienne de technologies vertes financée par du capital de risque et contribuer à la mise en place des recommandations. Audit de PI pour une société de recherche basée au Québec et recommandations pour la mise en place d un programme de gestion de la PI dans le but d optimiser la valeur globale de l entreprise et son chiffre d affaires. Audit de PI pour une entreprise multinationale basée au Québec et recommandations pour améliorer les activités, le rôle et les responsabilités liés à la gestion de la PI. Audit de PI d un important fabricant international de produits industriels et recommandations pour la mise en œuvre d une structure de gestion de la PI dans le but d optimiser la valeur globale de l entreprise et favoriser son expansion. Élaboration de conseils stratégiques en PI contribuant à la conversion d une industrie de produits technologiques cotée en bourse en une compagnie d actifs de PI et d exploitation de licences. Audit de PI d une importante entreprise de ressources naturelles basée au Québec et recommandations pour améliorer la gestion de la PI au sein d une unité commerciale déterminante. Développement et mise en œuvre d un plan de gestion de PI pour plusieurs petites

4 entreprises de technologies dans diverses industries financées par du capital de risque dans le but d optimiser la valeur de leur PI et assurer un retour satisfaisant sur investissements. Valorisation des actifs de PI : Évaluation qualitative des actifs de PI d'une entreprise américaine de produits ifs dans le cadre d une possible acquisition et collaboration avec un cabinet américain d expert-comptables agréés en valorisation. Collaboration avec un cabinet canadien d expert-comptables agrées en valorisation dans le cadre de l évaluation de la juste valeur d actifs de PI et d actifs incorporels d une compagnie québécoise leader en innovation de jeux Évaluation qualitative des actifs de PI d'une entreprise d envergure mondiale basée en Asie dans le cadre d une acquisition stratégique d une compagnie canadienne de technologie et collaboration avec l équipe d experts interne en valorisation du client Collaboration avec un cabinet canadien d expert-comptables en valorisation lors de l évaluation de la juste valeur d actifs de PI et d actifs incorporels pour l établissement des prix de transfert. ACTIVITÉS PROFESSIONELLES Associations professionnelles Fellow de l Institut de la propriété intellectuelle du Canada Membre de l Association canadienne pour les accords et les licences en soins de santé Membre de l American Intellectual Property Law Association Membre de la Licensing Executives Society Membre du comité sur l intégration des avocats immigrants, Barreau du Québec Membre du jury sur l admission au Barreau du Québec d avocats déjà qualifiés en France Membre du Barreau de Calgary Membre de l Association du Barreau Canadien Conférences / Allocutions «Five Practical IP Recommendations for Canadian Biotech Companies with an International Business Strategy», présentation au congrès international 2013 BIO Show Case Series, Chicago, IL, avril 2013 «La pertinence et l impact d une stratégie de propriété intellectuelle pour les PME au Québec pour soutenir les transactions de financement et les octrois d accord de licence», le chapitre de Montréal de la Licensing Executives Society (LES), septembre 2012 «IP-based Transaction to enhance Business Value in Canada», présentation au congrès international 2012 BIO, Boston, MA, juin 2012 «Cross-border Intellectual Property Challenges in Strategic Research Collaboration between Canada and California» (membre du panel), au congrès international 2012 BIO, Boston, MA, juin 2012 «Myth or reality in the context of university enterprise collaboration and IP transfer», Open Innovation 2011 (membre du panel de l École de technologie supérieure), Montréal, novembre 2011 «Sharing the risk in R&D relationships», Open Innovation 2011 (membre du panel du ministère d Affaires étrangères et Commerce international Canada), Montréal, novembre 2011 «IP Strategy during Mergers & Acquisitions», Federated Press, 4 e conférence sur les brevets en tant que stratégie concurrentielle, Toronto, juin 2011 «IP Strategy during Mergers & Acquisitions», Federated Press, 3 e conférence sur les brevets en tant que stratégie concurrentielle, Toronto, mai 2010 «Relevance of IP Management in Creating IP Value for Investors and Investee Companies in M&A and Strategic Alliances» (panéliste), Tremblant Venture Forum, Mont-Tremblant, Québec, mai 2010 «Tax Aspects of Licensing IP» (conférencier adjoint : M. McShane, Barsalou Lawson), conférence de l Institut canadien sur les aspects fiscaux des conventions commerciales, Montréal, février 2010 «Redefining relationships: the evolving role of the key stakeholders in the Canadian technology transfer landscape» (modérateur) : 83 e congrès annuel de l IPIC, St-Jean, Terre-Neuve, septembre 2009 «Les aspects commerciaux et transactionnels de la PI pour aborder le marché nord-américain», Chambre de commerce industriel de l'essonne, Evry, France, juin 2009 «La contrefaçon et ses impacts sur l'économie et les entreprises canadiennes» (conférencier adjoint : François Guay), Congrès annuel du Barreau du Québec, Montréal, mai 2009 «La gestion efficace d'un portefeuille de PI en contentieux d'entreprise, un outil de croissance et de compétitivité» (conférencier adjoint : Luc Bérubé, Sandoz), conférence de l Institut canadien, Montréal, novembre 2008

5 «Cross-Border IP Framework» (conférenciers adjoints : Tom Sweeney, Garage Technology Venture et Angus Livingstone, UBC) : 3 e sommet du Partenariat d innovation stratégique Canada-Californie, Montréal, octobre 2008 «Managing and Leveraging IP for Corporate Value» (conférencier adjoint : Stephan Georgiev), Emerging Partners in Private Equity, Montréal, février 2008 «Commercialization of Canadian Publicly Funded R&D», conférence au ministère d Affaires étrangères et Commerce international Canada, Ottawa, janvier 2008 «International Licensing Agreements and IP Considerations», ACTI-ITAC, Association de la technologie de l information, Montréal, septembre 2007 «Aspects commerciaux et litigieux reliés aux transactions de fusions et acquisitions» (conférencier adjoint : François Guay), congrès annuel du Barreau du Québec, Mont-Tremblant, Québec, juin 2007 «Managing and leveraging IP for commercial success, Guidelines for Entrepreneurs» (conférencière adjointe : Brigide Mattar), concours les Anges financiers, Québec, février 2007 «Valoriser et commercialiser les actifs de propriété intellectuelle», conférence d Insight, Montréal, avril 2006 «La vérification diligente de la propriété intellectuelle lors de financements ou de fusions et acquisitions», conférence de l Institut canadien, Montréal, mars 2006 «Contrats mettant en cause des actifs de propriété intellectuelle» (conférencier adjoint : François Guay), conférence d Insight sur la négociation et la rédaction de conventions commerciales, Montréal, septembre 2005 «Reconnaitre et ne plus occulter l importance de la propriété intellectuelle» (conférencier adjoint : François Guay), congrès annuel du Barreau du Québec, Mont-Tremblant, Québec, juin 2005 Enseignement «Intellectual Property Protection and Management Strategies» (atelier) (présentation conjointe avec Stephan Georgiev), 2014 Oil & Gas IP Summit, novembre 2014 «Patent License Negotiation» (atelier), cours 2010 IPIC/McGill Understanding Patents Module 2, Montréal, juillet 2010 «Interactive Workshop on Licensing Negotiations» (atelier), The Trade-marks Practitioner, cours 2009 IPIC/McGill Advanced Trade-Marks, août 2009 «IP and M&A: Impact on the Global Economy», Annual Canadian International Law Students Conference, Faculté de droit Osgoode Hall de l Université York, Toronto, février 2008 «IP Management, Managing the Small Business Enterprise» (présentation conjointe avec Stephan Georgiev), Centre Dobson pour l éducation entrepreneuriale de l Université McGill, Montréal, mars 2007 «IP Management, Managing the Small Business Enterprise» (présentation conjointe avec Stephan Georgiev), Centre Dobson pour l éducation entrepreneuriale de l Université McGill, Montréal, janvier 2006 MÉDIAGRAPHIE Publications «Key and Practical IP Factors to consider from a Canadian and US/European perspectives in Distribution/License and M&A Transactions» distribué lors du congrès 2012 BIO International, Boston, MA, juin 2012 «Canada-California Cross-Border Intellectual Property Framework» (co-auteurs : Tom Sweeney, Brett Sharp et Angus Livingstone, UBC), 7 juillet 2009 (révisé le 15 août 2011) «Key and Practical IP issues in Distribution, License and M&A Deals in Canada» distribué lors du congrès 2011 BIO International, Washington D.C., juin 2011