STRATÉGIES,ENJEUX ET SOLUTIONS

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2 Atelier A N 16 Titre : L ASSURANCE CONTREFAÇON RISQUES ET Titre : L ASSURANCE CONTREFAÇON, RISQUES ET STRATÉGIES,ENJEUX ET SOLUTIONS

3 Intervenants Johnny MERLOT Directeur des Assurances du Groupe FRANCE TELECOM Valérie BAUCHER Directeur de la souscription RC professionnelle pour l Europe Continentale de la société ACE EUROPE valerie.baucher@ace-ina.com Modérateur Corinne GROSBART Corinne GROSBART Avocat au Barreau de Paris corinne.grosbart@wanadoo.fr

4 L ASSURANCE CONTREFAÇON, RISQUES ET STRATÉGIES, ENJEUX ET SOLUTIONS CORINNE GROSBART Avocat au Barreau de Paris 76, Avenue Raymond Poincaré PARIS Tél: Fax: E mail corinne.grosbart@wanadoo.fr Site internet:

5 La Propriété Industrielle fait partie d un vaste ensemble dénommé Propriété Intellectuelle. Pour l essentiel, la Propriété Intellectuelle recouvre la Propriété Industrielle ainsi que la Propriété Littéraire et Artistique. Le tableau ci-après permet d identifier l essentiel des notions. DROITS DES AUTEURS ET LES DROITS VOISINS LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Œuvres littéraires Logiciels Peinture Arts Plastiques Musique Cinéma Marques Dessins, Modèles et Brevets Dénominations Sociales Appellations d origine et indications géographiques Topographie des produits semi-conducteurs Certificat d obtention végétal Architecture Arts graphiques Artistes-Interprètes Producteur de phonogrammes et de vidéogrammes Entreprises de communication audiovisuelle

6 CHIFFRES CLÉS DESDÉPÔTS DÉPÔTS INTERNATIONAUX A FIN 2007 EN PROPRIÉTÉ É INDUSTRIELLE

7 1. ÉVOLUTION DES DÉPÔTS DE BREVETS PAR ORIGINE

8 2. COMPARAISON INTERNATIONALE DES TROIS GRANDS BLOCS DÉPÔTS DES BREVETS «TRIADIQUES» On parle de famille triadique lorsque les demandes d sont faites auprès de trois grands offices : Européen (OEB), Américain (USPTO) et Japonais Les brevets triadiques correspondent à des brevets supérieurs à la moyenne. Leurs statistiques ont pour source l OCDE (année 2005, dernière année disponible)

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10 3. ÉVOLUTION DES ENREGISTREMENTS DE MARQUES INTERNATIONALES (source OMPI / supplément statistique de la gazette internationale des marques)

11 4. RÉPARTITION PAR GROUPES DE CLASSE DES MARQUES DÉSIGNANT LA FRANCE (source OMPI)

12 5. RÉPARTITION PAR GROUPES DE CLASSE DES DÉPÔTS DE MARQUES COMMUNAUTAIRES

13 6. ÉVOLUTION DES ENREGISTREMENTS DES DESSINS ET MODÈLES INTERNATIONAUX (source bulletin des dessins et modèles internationaux supplément statistiques pour l année 2007)

14 7. CONTREFAÇON, RÉSULTATS A LA FRONTIÈRE EUROPÉENNE 1. Nombre de procédures établies par la douane de 1999 à 2006

15 2. Articles saisis par type de produit

16 3. ORIGINE OU PROVENANCE DES MARCHANDISES CONTREFAITES

17 4. VENTILATION DES ARTICLES SAISIS PAR TYPE DE DROITS DE PROPRIÉTÉ É INTELLECTUELLE

18 CONCLUSIONS Les fonctionnaires des douanes ont intercepté en 2006 plus de 128 millions d articles contrefaits ou piratés au cours de opérations de saisie (en 2005, 75 millions au cours de opérations) La commercialisation de marchandises piratées ou contrefaites cause un préjudice considérable aux titulaires de droit de PI de même qu aux fabricants, aux licenciés, sans compter les dangers de ces produits sur la santé et la sécurité des consommateurs Le marché de l assurance offre-t-il pour ce type de risque des solutions? Quelles sont-elles?

19 Agenda 1ère PARTIE : LES SOLUTIONS OFFERTES Les besoins identifiés Etat des lieux du marché mondial Solutions proposées : mécanisme d assurance et de réassurance possible dans ces domaines (captive, assurance dommages, assurance responsabilité, protection juridique) Conclusion : L ASSURANCE, UN FACTEUR DE VALORISATION 1

20 LES BESOINS IDENTIFIES Demande exprimée tant par les PME que les sociétés de capital-risque Pour la CGPME, en raison notamment du développement continu et varié de la contrefaçon en Europe, un tel mécanisme assurantiel peut avoir deux effets positifs sur les PME : - un réel encouragement à déposer davantage de brevets, ne redoutant plus les frais de procédures - un moyen de se protéger davantage contre la contrefaçon. 2

21 LES BESOINS IDENTIFIES Un besoin identifiée par l Union Européenne : Deux rapports de la Commission concluent à la nécessité de mise en place d un futur système européen en matière d assurance des litiges en matière de brevet et recommandent : La mise en place d un système d assurance obligatoire, Des primes faibles, La création d une agence centrale d assurance des brevets au sein de l union Européenne. Depuis 2006, date du dernier rapport, l UE lue n a na pas mis en place l ALB. 3

22 L ASSURANCE CONTREFAÇON Etat du marché mondial : Selon l Etude de la Commission Européenne de 2003 à 2006 sur l Assurance Litige Brevet : Tant au Japon aux Etats-Unis, l assurance se limite généralement à la défense et l offre se raréfie; Dans l Union Européenne, en 2006, il avait été estimé que moins de polices avaient été souscrites, principalement auprès des Lloyd s. 4

23 L ASSURANCE CONTREFAÇON Etat du marché mondial : La réassurance : la capacité est généralement disponible après 30 à 50 millions d euros de franchises. 5

24 L ASSURANCE CONTREFAÇON Etat du marché mondial : Marché anglais : Capacité de 5m en 1ère ligne- 35m en excess Moyenne des limites souscrites : environ 3m Coût annuel pour 1,5m de garantie par sinistre et par an pour une PME: Société industrielle et commerciale : environ Société Nouvelles Technologies : moyenne de Franchise moyenne : / Texte en anglais 6

25 L ASSURANCE CONTREFAÇON Etat du marché mondial : En France : Un contrat dédié RC Contrefaçon de Brevets et/ou Contrefaçon de Marques est disponible depuis septembre Capacité : 10m en 1 ère ligne, jusqu à 20m en excess Coût annuel pour 1,5m de garantie par sinistre et par an pour une PME: prime minimum de Société industrielle et commerciale : environ Société Nouvelles Technologies : moyenne de Franchise moyenne : / Texte en français 7

26 L ASSURANCE CONTREFAÇON Les solutions d assurance et de réassurance proposées: Contrat Dommages Contrat Responsabilité Civile Protection Juridique Les captives Le rachat partiel d exclusion 8

27 L ASSURANCE CONTREFAÇON Contrat Dommages : Ce type d assurance couvre les titulaires de droits (brevets, marques, ) qui souhaitent mettre en œuvre leurs droits sur leurs titres. Ces contrats couvrent généralement les frais supportés par l Assuré lors d un litige pour lequel il tente de faire respecter ses droits, ainsi que son éventuelle perte d exploitation. 9

28 L ASSURANCE CONTREFAÇON Contrat Responsabilité Civile : Ce type d assurance concerne les personnes qui sont susceptibles de se défendre contre des accusations relatives à la violation des droits de propriété industrielle (brevets, marques, ). Ces contrats couvrent les frais supportés par l Assuré lors d un litige (frais de défense, frais liés à une action déclaratoire en contrefaçon, ), ainsi que les dommages et intérêts qui lui a été ordonné de payer. 10

29 L ASSURANCE CONTREFAÇON Protection Juridique : Ce type d assurance couvre uniquement les frais de défense, en tout ou partie, supportés par l Assuré lors d un litige. 11

30 L ASSURANCE CONTREFAÇON La captive : est une entité juridique créée principalement pour assurer les risques d une société mère ou d un groupement d entreprises pour ainsi concourir à réduire «le coût total du risque» de sa société mère. Le risque Contrefaçon est donc transféré à la captive d assurance ou de réassurance. 12

31 L ASSURANCE CONTREFAÇON Le rachat partiel d exclusions sur les contrats Responsabilité Civile : Il s agit de rachat ponctuel d exclusion contrefaçon, prévue dans les contrats responsabilité civile, notamment en cas de responsabilité du préposé. Le risque n est pas souscrit et la solution n est généralement pas pérenne. 13

32 L ASSURANCE CONTREFAÇON, UN FACTEUR DE VALORISATION Brevet, B t facteur de valorisation et vecteur de croissance, au cœur de la richesse des entreprises : Valorisation des immatériels = 60% de la valeur des entreprises correspond à l actif immatériel. Top secteur : Pharmacie, Tabac, Luxe, Medias, Services aux entreprises Ces polices s inscrivent dans une politique de valorisation des inventions qui vise à simplifier pour l inventeur les procédures de maintien de la licité de ses titres. Offrir à ses licenciés la garantie qu ils exigent. 14

33 L ASSURANCE CONTREFAÇON, UN FACTEUR DE VALORISATION Dissuader les poursuites judiciaires contre les présumés contrefacteurs qui sont utilisées uniquement pour provoquer la liquidation des concurrents ou pour les obliger à sortir du marché. Un réel encouragement à déposer des brevets, en ne redoutant plus les coûts de procédures. 15

34 L ASSURANCE CONTREFAÇON, UN FACTEUR DE VALORISATION Moraliser les relations et respecter la philosophie des brevets, conçue de manière à ne pas créer de monopole mais à octroyer des droits exclusifs sur l invention spécifique, permettant ainsi l éventuel développement d activités inventives relative au brevet. Les coûts élevés de défense contre des accusations de violation de brevets découragent l innovation et tendent à augmenter l étendue de la protection portant ainsi préjudice aux systèmes des brevets. Stimuler les activités d innovation et de commercialisation des résultats, renforçant ainsi l innovation et la croissance économique. 16

35 17 Questions

36 sommaire 1 Evolution et rupture des modèles 2 Environnement réglementaire 3 A la recherche de solutions de financement adaptées 1

37 EVOLUTION ET RUPTURE DES MODELES 2

38 L évolution/la rupture des modèles évolution générale: D une façon plus générale, l évolution des activités humaines et économiques liées à celles des connaissances et des mutations technologiques de plus en plus complexes accompagnées d une dématérialisation importante du patrimoine de l entreprise et de ses activités et modifient les risques et leur appréciation, donc les conditions de leur financement Plusieurs ruptures illustrent cette évolution de notre environnement: - L innovation - Le développement de l économie des marques, concepts - L accroissement fulgurant des NTIC 3

39 L évolution/rupture des modèles La PI constitue l un des actifs significatifs de l entreprise illustratif de ces ruptures Cet actif commercialement exploitable représente une part de plus en plus importante t voire déterminante t de la valorisation de l entreprise (selon certaines sources le bilan des entreprises ne présente qu un peu plus d un dun tiers de la valeur de l immatériel sous les rubriques actifs incorporels et goodwill) Pour que ce capital vive, il faut qu il diffuse, circule et soit concrètement exploitable Compte tenu de la nécessité pour les entreprises de se différencier et compte tenu des ruptures économiques évoquées, l innovation est absolument nécessaire qui représente un avantage compétitif certain d où l impérieuse nécessité de la protéger 4

40 L évolution/mutation des modèles Cas des télécoms: mutation d un modèle d opérateur de télécoms vers un modèle d opérateur intégré de services de référence (mobilité, contenus: VOD, télévision, cinéma, publicité ) -via une stratégie de convergence: convergence des systèmes (fixes/mobile); portail unique..., convergence des réseaux convergence des services (plateformes multi-accès ) convergence des offres (offres multi -services ) convergences des organisations 5

41 L exemple des contenus Quelques exemples d application du droit de la propriété intellectuelle en matière de diffusion de contenus: -Le podcasting (=diffusion pour baladeur): -mode récent de diffusion i de contenus/programmes numériques (audios ou vidéos) sur internet, il constitue une œuvre accessible par voie de communication électronique -il met en oeuvre les droits exclusifs des titulaires de droits d auteurs et de droit voisins au titre de leur droits de représentation (constitué par la communication au public sur le site internet) et reproduction (constitué par la réception ou le téléchargement des programmes par les utilisateurs sur leurs ordinateurs ou terminaux baladeurs), ces opérations vont requérir le consentement préalable des titulaires des droits correspondants 6

42 L exemple des contenus Dans chaque cas une analyse préalable de l état des ayants droits concernés et des droits protégés est requise avant d effectuer une communication via le podecasting -Le blog (=bloc note web): c est cest un site personnel hébergé un autre site qui se caractérise par les éléments suivants: son interactivité et son accessibilité sur internet dans -Le code de la PI s applique aux créations originales des auteurs de blogs: dessins, textes, photographies, images, vidéos qui sont protégées en qualité d œuvres multimédias mais qui imposent à ces auteurs de respecter les droits de propriété intellectuelle des tiers 7

43 ENVIRONNEMENT REGLEMENTAIRE 8

44 La loi sur la contrefaçon Conscient de la nécessité de renforcer la lutte contre les atteintes aux droits de PI, La Directive Européenne n 2004/48/CE a été transposée en droit national et la loi sur la lutte contre la contrefaçon promulguée le 29/10/2007 et publiée au JO le 30/10/2007 qui complète les lois sur la PI de 1994, 2003,2004.) -Ce texte concerne les droits de propriété industrielle (brevets, marques, dessins et modèles) ainsi que les droits de de la propriété littéraire et artistique, les certificats d obtention végétale, les dénominations géographiques, les droits protégeant les produits semi-conducteurs; 9

45 Loi sur la contrefaçon Ces caractéristiques principales sont les suivantes: -instauration d un droit d information -consolidation du dispositif probatoire de la contrefaçon -amélioration de la réparation des victimes de contrefaçon Cette réglementation permet de recourir plus largement à des mesures conservatoires via des ordonnances sur requêtes sollicitées par les titulaires de droit lésés en améliorant : -Le droit d information sur l origine et les circuits de distribution des marchandises ou des services contrefaits, y compris les quantités et prix -La consolidation du dispositif probatoire: rappel des produits, saisie contrefaçon 10

46 Loi sur la contrefaçon -S agissant de la réparation du préjudice : certains auteurs ont parlé de l introduction de dommages et intérêts punitifs en permettant à la victime, en dehors d une valorisation de son manque à gagner d obtenir une sorte de confiscation des bénéfices indus obtenus par le contrefacteur. Faut-il s émouvoir de cette situation alors que d autres (rédacteurs de la Directive notamment) parlent plus volontiers d un régime de responsabilité «suis generis» plus adapté aux spécificités de la PI et aux difficultés d évaluer les préjudices dont le juge sur demande du lésé peut de façon alternative décider d un dédommagement forfaitaire sous forme de redevance de licence (cas du brevet non exploité) 11

47 Loi sur la contrefaçon -Cette réglementation, très fortement communautarisée suggère une réponse en matière de financement des risques de la PI. En matière de PI, la pratique contractuelle embarque e de plus en plus régulièrement des dispositifs d aménagement des risques liés au règlement des dommages et/ou préjudices susceptibles d en découler. 12

48 3A LA RECHERCHE DE SOLUTIONS DE FINANCEMENT ADAPTEES 13

49 Les solutions de financement actuelles: appréciation Le constat: -La pratique contractuelle embarque de plus en plus régulièrement de dispositifs élaborés de gestion des dommages et/ou préjudices liés à la PI dans un environnement de plus en plus international. -avec une exigence de responsabilité «sans limite» -avec des clauses attributives de juridiction dans les régions de domicile ou d exercice dexercice des détenteurs de droits -avec la soumission des conventions à la loi de leur pays 14

50 Les solutions de financement actuelles: appréciation La prévention contractuelle t La gestion des risques contractuels pour négocier le bénéfice d exploitation de droits va notamment consister : -à limiter contractuellement la nature des dommages et/ou préjudices indemnisables -à évaluer, puis suggérer un cap de responsabilité en aggregate annuel et/ou pour la durée du contrat -à éviter de consentir des pactes de garantie (hold harmless) -à négocier une soumission à la loi et à des juridictions moins contraignantes et moins exposées 15

51 Les solutions de financement actuelles: appréciation La prévention contractuelle ne constitue qu une réponse partielle Le transfert au marché des preneurs de risques professionnels dénote: -Un marché peu actif (peu d acteurs) -Un marché hésitant ( peu de solutions assurancielles spécifiques en affirmative form, des solutions via des rachats partiels d exclusions) -Un marché capacitaire limité (les capacités proposées n excèdent pas 10 à 20 M ) -des exclusions géographiques tenaces (US/CAN) -des wordings de polices offensives ou défensives limités (à la défense/recours et prise en charge d honoraires d experts et de constitution de garantie) 16

52 Les solutions de financement souhaitées: Besoins: -Une offre de couverture plus diversifiée et plus abondante -Une capacité de garantie plus importante/minimum multiple de4ou5del existant) existant) -Un scope géographique plus large (offre pour les US/CAN) -des wordings plus ouverts incluant un volet offensif /recours et défensif/frais de défense conséquent) 17

53 MERCI DE VOTRE ATTENTION 18

54 L ASSURANCE CONTREFAÇON, RISQUES ET STRATÉGIES, ENJEUX ET SOLUTIONS Les présentations de cet atelier seront sur à partir du 1er mars 2009