Protection des marques. Nouvelles opportunités. Nouveaux. 28 mars h30-11h00

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1 Protection des marques Nouveaux gtlds Nouvelles opportunités 28 mars h30-11h00 BAYA AXESS Parc d activités Annecy La Ravoire Metz-Tessy Pringy

2 Les intervenants Chloé RAMA Juriste Gandi SAS Catherine THONNELIER Avocate

3 0 Introduction

4 Les signes distinctifs

5 Les signes distinctifs d une entreprise DÉNOMINATION SOCIALE NOM COMMERCIAL ENSEIGNE NOM DE DOMAINE MARQUE Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) Registrar

6 La marque MARQUE

7 Qu est-ce qu une marque? Forme du produit Forme du conditionnement du produit Images de synthèse Lisières Hologrammes Noms géographiques Noms patronymiques Reliefs Cachets Formes Logos DÉNOMINATIONS Mots Etiquettes Combinaisons de couleurs SIGNES FIGURATIFS Pseudonymes Lettres Dessins Dispositions de couleurs Nuances de couleurs SIGNES SONORES Assemblages de mots Sigles Chiffres Sons Phrases musicales

8 Qu est-ce qu une marque? Signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer des produits ou des prestations de services d une entreprise de ceux des concurrents. La marque peut jouer indirectement un rôle de garantie, de qualité et de provenance du produit, La marque peut constituer un capital important pour l entreprise, et devenir un véritable bien monnayable.

9 La validité de la marque Une marque valable 1 Conforme à l ordre public et aux bonnes mœurs Non déceptive Distinctive Disponible L b) L c) L L

10 1 Conforme à l ordre public et aux bonnes mœurs Non déceptive Distinctive Disponible L b) L c) L L Condition le signe entraîne une confusion dans l esprit du consommateur d attention moyenne Nature de la confusion sur l origine, la nature ou les qualités du produit ou du service Sanction annulation de la marque

11 1 Conforme à l ordre public et aux bonnes mœurs Non déceptive Distinctive Disponible L b) L c) L L Conditions négatives Marque générique Marque nécessaire Marque usuelle Marque descriptive

12 1 Conforme à l ordre public et aux bonnes mœurs Non déceptive Distinctive Disponible L b) L c) L L Ne sont pas distinctifs les signes : Qui sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle Pouvant servir à désigner une caractéristique (espèce, qualité, quantité, destination, valeur, provenance, époque) Constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction

13 1 Conforme à l ordre public et aux bonnes mœurs Non déceptive Distinctive Disponible L b) L c) L L Choix du signe + «balayage» Phase préalable aux dépôts : Recherche d antériorités : marques, noms commerciaux, dénominations sociales, noms de domaine, droits d auteur Stratégie de dépôts : Etendue territoriale Portée de la marque : libellé de produits et de services FR UE INT

14 Dépôt d une marque en France «La propriété de la marque s acquiert par l enregistrement. Sauf marque notoire, l usage ne confère aucun droit» (Article L du Code de la Propriété Intellectuelle) Validité : 10 ans à compter de la date de dépôt de la demande renouvelable indéfiniment à condition que la marque soit exploitée

15 Les autres signes distinctifs DÉNOMINATION SOCIALE NOM COMMERCIAL ENSEIGNE

16 Nom commercial Le nom commercial désigne le fonds de commerce ou l entreprise, dans les rapports avec la clientèle ; Les conditions de validité du nom commercial sont proches de celles du droit des marques : Le droit sur le nom commercial s acquiert par l usage, qui doit être : - personnel, - effectif, - sérieux ; L enregistrement au RCS n est ni nécessaire, ni suffisant ; Le nom commercial est protégé : - par l action en concurrence déloyale, - par un texte spécifique : article L du Code de la consommation

17 Dénomination sociale La dénomination sociale sert à identifier la personne morale en tant que telle. C est un droit d occupation, qui se manifeste par l insertion dans les statuts, et devient opposable par l inscription au RCS. La dénomination doit être licite, disponible, distinctive (la descriptivité ne constitue un vice que si le signe décrit l activité en général)

18 L enseigne 1/2 L enseigne désigne l établissement dans sa localisation [apposée sur les locaux d exploitation, elle est un signe extérieur et visuel] ; Définition par l article 3 de la loi relative à la publicité, aux enseignes et pré enseignes du 29 décembre 1979 : «constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s y exerce». La propriété de l enseigne s acquiert : par le premier usage public, L inscription au RCS n est pas suffisante mais nécessaire.

19 L enseigne 2/2 L usurpation de l enseigne est sanctionnée par l action en concurrence déloyale, sa reprise étant fautive lorsqu elle crée un risque de confusion dans l esprit de la clientèle. L appréciation du risque de confusion sera fonction : De l activité des entreprises, Du rayonnement géographique de l enseigne, De la conduite du concurrent à l époque du choix critiqué. La tolérance ne fonde aucun droit.

20 Tableau récapitulatif d un dépôt d une marque

21 Personne(s) du déposant Office Durée de protection Procédure d opposition Renonciation au dépôt Caractéristiques particulières Dépôt français Déposant unique : - personnellement ou - mandataire! Copropriété : mandataire obligatoire INPI 10 ans renouvelable indéfiniment Dans les 2 mois de la publication de la demande d enregistrement Partielle ou totale Revendication d un droit de priorité* Dépôt communautaire Déposant unique : - personnellement ou - mandataire Copropriété : - mandataire préférable OHMI 10 ans renouvelable indéfiniment Dans les 3 mois de la publication de la demande d enregistrement Partielle ou totale - revendication d un droit de priorité* - revendication de l ancienneté de la marque nationale dans les 2 mois de la date de dépôt ou d enregistrement Dépôt international Déposant unique : - personnellement ou - mandataire Copropriété : Le pays d origine doit être le même pour tous les déposants si la demande relève uniquement de l Arrangement ou du Protocole OMPI 10 ans renouvelable indéfiniment oui Partielle ou totale - revendication d un droit de priorité* * La priorité doit avoir moins de 6 mois par rapport à la date du dépôt en cause. Elle peut être totale ou partielle.

22 Noms de domaine NOM DE DOMAINE

23 Différence entre un nom de domaine et une URL sous-domaine extension protocole radical Nom de domaine URL ou adresse web

24 Différences entre une marque et un nom de domaine Obtention MARQUE Enregistrée par une administration nationale ou régionale NOM DE DOMAINE Réservé auprès d un Registre ou d un Registrar Distinctivité Oui, obligatoire Non Conformité à l ordre public Oui, obligatoire Non Portée géographique Cantonnée aux territoires d enregistrement Portée internationale Réglement des litiges Juge judiciaire Centres d arbitrage Statistiques

25 Phases de lancement d une nouvelle extension

26 Mécanisme de poupées gigognes ICANN résultat de la signature d une convention avec le Département du Commerce Américain Les missions de l ICANN - gérer le système de nommage allocation des domaines de premier niveau génériques (gtld s) et nationaux (cctld s), - agir dans l intérêt général de la communauté Internet - garantir la stabilité et la sécurité d Internet - encourager une certaine transparence et une concurrence sur le marché Registres maintien technique Registrars commercial

27 Délégation d une extension dans la racine de l Internet : Acte de naissance du domaine A la racine du système de nommage : un serveur (dupliqué bien évidement pour des raisons de sécurité), Le serveur contient : une base de données qui recense TOUS les noms de domaine qui existent, Cette base de données fait autorité, Quand un nouveau domaine est créé : création de nouvelles lignes de codes dans la base de données.

28 Délégation d une extension dans la racine de l Internet : Certificat de naissance du domaine 1ères nouvelles extensions déléguées dans la racine : 23 octobre 2013.xn--ngbc5azd.web ) signifiant (.شبكة) signifiant.web + 3 autres IDNs (.xn--ngbc5azd (.شبكة) Signifie qu elles ont été intégrées dans la racine de l Internet, la base de données ayant autorité pour Internet C est l ICANN qui a le monopole technique des domaines qui donne son accord pour déléguer un domaine dans la racine et qui peut décider de sa suppression

29 Le Registre: l exploitation du domaine Si l ICANN a le monopole technique du domaine elle en confie l exploitation au Registre par voie contractuelle, il existe donc un rapport de dépendance entre le Registre et l ICANN Le Registre pour exploiter le domaine doit signer un contrat de délégation avec l ICANN: contrat qui définit les conditions d utilisation du domaine (ouvert, fermé, ) Le Registre s engage alors : respect des spécifications fonctionnelles s engage à une certaine performance à faire des maintenances à gérer des données (Whois) à honorer les paiements sur une base annuelle

30 ADN du système de nommage de l Internet

31

32 Le projet de création de nouvelles extensions

33 Le projet de création de nouvelles extensions 20 juin 2011 Adoption et vote du projet par le Conseil d'administration de l'icann Adoption de l Applicant Guidebook qui encadre tout le processus de candidature et fixe les conditions d'accès

34 Le projet de création de nouvelles extensions Les candidatures 1930 candidatures initiales 1776 sont toujours actives 1409 nouvelles extensions sont demandées

35 Le projet de création de nouvelles extensions Initial Evaluation un barrage filtrant que chaque candidature devait franchir Contrôle, vérification et évaluation de chaque candidature : Commentaires par toute personne le désirant Avertissements gouvernementaux Arbitrage international sur plaintes de concurrents Commentaires de l'objecteur indépendant

36 Le projet de création de nouvelles extensions Typologie 1/2 Génériques Marques Géographiques Communautés

37 Le projet de création de nouvelles extensions Typologie 2/2 116 candidatures IDN scripts 12 en chinois : <. 动 > pour < voyage.mobi > en arabe : < سيارة. شبكة > pour < voiture.réseau >

38 Le projet de création de nouvelles extensions TLD ouverts 307 candidatures à des extensions ouvertes à toute personne Les brand TLD, type ".SAMSUNG", ".TOTAL", etc. sont un univers à part.

39 La Trademark Clearinghouse (TMCH) Fournisseurs : Deloitte et IBM

40 TMCH : c est quoi? Est une base de données centralisée de marques, Objectif : permettre aux titulaires d enregistrer leur marque au sein de la TMCH nourri deux desseins : permet de participer aux Sunrise (génération d un fichier SMD) permet de recevoir des notifications lors de l enregistrement de votre marque à l identique (Trademark Claims Service) et vient en sus de la veille qu un titulaire de marque réalise auprès de son CPI ou avocat

41 TMCH : quand s enregistrer? Avant le lancement d une nouvelle extension ou Pendant le lancement des nouvelles extensions

42 TMCH : critères d éligibilité Marque Marque validée par une décision de justice Traité international Coût 150$ par marque enregistrée pour un an (frais éventuels de conseil exclus)

43 TMCH : qui est éligible? Toute personne physique Ou personne morale Licencié ou cessionnaire

44 TMCH : la notion de «marque enregistrée» Doit être d effet national ou régional (INPI, OHMI, ) Doit être une marque enregistrée (un simple dépôt ne suffit pas) Un dépôt de marque internationale effectué via le système de Madrid est exclu à moins que la marque de base ne soit d effet national Une marque ayant été annulée par une décision de justice n est pas acceptée par la TMCH Des marques enregistrées via une procédure accélérée qui ont fait l objet d une opposition ne sont pas acceptées également Les marques contenant une extension (ex: gandi.net) Les marques commençant ou finissant par un «.» Les marques ne contenant pas de lettres, pas de mots, pas de chiffres : marques figuratives exclues par exemple

45 TMCH : les signes distinctifs non acceptés La TMCH n est pas compétente pour valider : les brevets le savoir-faire les dessins et modèles les secrets commerciaux

46 TMCH : la soumission de la demande d enregistrement Soumission d une déclaration d usage signée Soumission de preuves d usage étiquettes, emballages, revue de presse, brochures, catalogues, captures d écran, matériel attestant votre présence sur les réseaux sociaux Les originaux ne sont pas requis, des copies ou des photographies sont acceptées

47 TMCH : preuves d usage non acceptées L inclusion d une marque enregistrée dans un nom de domaine La production d s Les cartes de visite

48 TMCH : Marques validées par décisions de justice Marques d usage (Common Law) Marques notoires! La marque ne doit pas contenir d extension comme pour les marques enregistrées! Il peut s agir d une décision UDRP (NAF, CAC, OMPI, ADNDRC, )

49 TMCH : Marque protégée par une loi ou un traité Le traité ou la loi doit être en vigueur au moment de la transmission de votre dossier auprès de TMCH Pour pouvoir participer à la Sunrise, le traité ou la loi doivent être en vigueur ou l avoir été avant ou le 26 juin 2008

50 TMCH : avantages & inconvénients Ne permet de vous prémunir qu à l encontre des reproductions à l identique (pas de garantie contre le typosquatting, le cybergripping, le tldsquatting, l eventsquatting ), Permet un enregistrement unique pour s assurer un moyen de défense dans toutes les nouvelles extensions lancées,! Pour de plus amples informations :

51 URS: Uniform Rapid Suspension System Une certaine sororité avec l UDRP Procédure rapide pour les cas patents d infraction aux droits de marque (facebook.pw ibm.guru & ibm.ventures 1ère décision rendue pour un nouveau Tld) Gel du nom de domaine seulement pas de radiation Allie célérité et frugalité (faible coût: 375$) Fournisseurs compétents : National Arbitration Forum (NAF)

52 Maîtriser les Rights Protection Mechanisms Le DPML (Domains Protected Marks List) de Donuts: inspiré du système mis en place par ICM Registry pour le.xxx Moyen défensif plus économique et moins chronophage que d enregistrer toutes les nouvelles extensions du registre qui met en place le DPML (300 pour Donuts + 20 pour United TLD). Sur la base du volontariat : pas obligatoire Ne peuvent excéder un blocage de 10 ans (durée imposée par l ICANN).

53 Pré-requis Avoir déclaré votre marque auprès de la TMCH et avoir soumis les preuves d usage requises Possibilité de bloquer un terme correspondant à votre marque à l identique ou votre signe distinctif et un terme de votre choix accolé (so nespresso par exemple) Le blocage dure 5 ans Les termes bloqués sont inactifs ils ne peuvent faire l objet d un enregistrement par un tiers N importe quel tiers peut solliciter la levée du blocage s il détient une marque identique à la votre vous compris (expansion de votre marché)

54 Le DPML d United TLD United TLD est le Registre du.ninja,.dance,.social,.gay,.haus et.futbol notamment (United TLD propose + de 20 new gtld s) Permet également un blocage à l identique ou un blocage de votre marque et de l adjonction d un terme Blocage pour un an la première année renouvelable 10 ans la seconde année si la durée d enregistrement du domaine n excède pas 10 ans

55 Néanmoins: Le DPML ne permet pas de bloquer les domaines premium Ne permet pas de bloquer des domaines déjà enregistrés (imaginons que vous n ayez pas enregistré votre marque dans la TMCH et que la période de Sunrise d une extension ait déjà débuté) : pas d effet rétroactif Un titulaire de marque identique à la votre peut passer outre le blocage (crème Montblanc dessert vs stylo Montblanc) Pour solliciter un blocage DPML votre marque doit comporter 4 lettres ou plus (la marque seb, ibm ou gü ne pourraient pas bloquer les enregistrements de second niveau).

56 .nyc Obligation d avoir une adresse à New-York (création d un extra-contact) Pas de possibilité d utiliser un trustee ou une boîte postale Une marque enregistrée dans la TMCH n ayant aucune adresse à New-York ne pourra pas bloquer sa marque à titre défensif

57 Les mécanismes de défense post délégation : Post-Delegation Procedures TPDDRP RRDRP PICDRP

58 Logique inhérente aux PDDRP Offrir aux tiers lésés par la conduite d un Registre un recours alternatif Toutes les procédures post-délégation sont administrées par des fournisseurs qui ne sont pas des émanations de l ICANN Avant de porter plainte auprès de ces fournisseurs des démarches spécifiques doivent être entreprises au préalable Un panel d experts sera nommé et déterminera si le Registre est fautif et proposera des recours à l ICANN pour corriger la faute mise à jour

59 TPDDRP : Trademark Post-Delegation Dispute Resolution Procedure Fournisseurs : Asian Dispute Resolution Centre (ADNDRC) National Arbitration Forum (NAF) World Intellectual Property Organization (OMPI)

60 TPDDRP Un Registre se rend complice d une infraction au droit des marques que ce soit au 1er ou au second niveau Au moins 30 jours avant de déposer une plainte formelle le titulaire de droits doit notifier le Registre de la violation reprochée et déclarer sa volonté de rencontrer le Registre pour résoudre le problème

61 Website: Exemple de slamming De : jocelyn.huang@nanzan.org.cn [mailto:jocelyn.huang@nanzan.org.cn] Envoyé : lundi 22 novembre :02 Objet : [SPAM 2] Attention:Verification of registering domains Importance : Haute! Dear CEO, We are the department of registration service in China. we have something need to confirm with you. We formally received an application on November 22, 2010, One company which self-styled "Baten Investment Co. Ltd" are applying to register "fleur des champs" as internet brand and Domain names as below:! fleurdeschamps.asia fleurdeschamps.cc fleurdeschamps.cn fleurdeschamps.com.cn fleurdeschamps.com.tw fleurdeschamps.hk fleurdeschamps.net.cn fleurdeschamps.org.cn fleurdeschamps.tw! After our initial examination, we found that the internet brand applied for registration are as same as your company's name and trademark.these days we are dealing with it, hope to get the affirmation from your company. If your company and this"baten Investment Co. Ltd"as the same company,there is no need reply to us,we will accept their application and will register those for them immediately. If your company has no relationships with that company nor do not authorized,please reply to us within 7 workdays,if we can't get any information from yours over 7 workdays,we will unconditionally approve the application submitted by "Baten Investment Co. Ltd".! Thanks for your cooperation. Best Regards, Jocelyn Huang Senior Consultant Tel: Fax: !

62 RRDRP Fournisseur : National Arbitration Forum (NAF)! Possibilité de porter plainte contre un Registre lorsque le Registre propose une extension qui est d origine communautaire et qui est restrictive et qui ne remplirait pas ses obligations! Ex:.archi, les extensions de Starting Dot sont basées sur le soutien de la communauté (on peut user de la RRDRP si Starting Dot donne des.archi à tout le monde alors qu il s était engagé à les ouvrir seulement aux personnes ayant un diplôme d architecte).

63 RRDRP Seules les institutions établies peuvent porter plainte Avant de déposer une plainte formelle le plaignant devra utiliser un formulaire en ligne non encore mis en place (ce formulaire sera similaire à celui d ores et déjà existant pour porter plainte pour Whois inaccuracy)

64 RRDRP : Qu est-ce qu une institution établie? Une institution établie est associée à des communautés définies qui sont éligibles pour déposer une opposition sur le fondement de la communauté (voir opposition) La Communauté définie doit avoir un lien avec l extension qui fait l objet du différend.! Ex:.bio (Starting Dot) Extension «community-based» Accordé à plusieurs titulaires qui ne respectent pas les restrictions de manière patente par exemple

65 PICDRP Pas de fournisseur désigné à ce jour Rappel : qu est-ce qu un PIC?

66 UDRP classique : titulaire de marques contre un tiers Toujours une possibilité ouverte aux titulaires de marque : OMPI NAF CAC ADNDRC Arab Centre for Dispute Resolution NEW

67 Procédure UDRP Une jurisprudence amenée à évoluer : vers une probable prise en compte de l extension dans l appréciation du risque de confusion, La jurisprudence <canyon.bike>

68 mafia.rocks house.doctor

69 Les mécanismes de règlement des litiges ad hoc prévues par les Registres Règlement à l amiable : Complaint Resolution Service (.RICH;.ONL) cas d abuse également compris (phishing, malware, ). Règlement des litiges ad hoc : ex.archi via un prestataire tiers (arbitrage) via le site du Registre (formulaire en ligne pour dénoncer un tiers qui aurait enregistré un.archi et qui ne serait pas architecte)

70 Modifications de jurisprudence: compétence juridictionnelle Les tribunaux pourraient modifier leur jurisprudence avec l arrivée des nouvelles extensions Par ex: la compétence des tribunaux français peut être retenue si le public visé est le public français lorsque le nom de domaine est un.fr cette information est prise en compte Qu en sera-t-il d un.africa, de domaines de 1er niveau en IDN cyrilliques, arabes ou en mandarin?

71 Modification de la jurisprudence Appréciation du risque de confusion : principe de spécialité La déceptivité des marques enregistrées par les Registres :.voting marque enregistrée : est-ce que ces marques n encourent pas la déchéance?

72 Prêt à vous lancer dans l aventure des nouvelles extensions? OUI! NON Qu est-ce je peux faire? Pourquoi? Viser un secteur niche Lancer une campagne customisée Créer un domaine facilement mémorisable Viser des marchés étrangers avec les IDN Activités pro bono (caritatives, développement durable) Coût Technique Trop d obstacles Trop de choix Name collision GAC Lobbying Noms réservés

73 Les nouvelles extensions : une opportunité Selon l ancien Président de l ICANN Rod Beckstrom les nouvelles extensions seraient source de création d emplois Avantage sémantique : permet d enregistrer une extension qui a un sens (jusque là.mil;.org; les extensions de 1er niveau n avaient pas de sens n étaient que de diminutifs) Avantage géographique.bzh.alsace.aquitaine.paris.corsica

74 Programme des pionniers du.paris Une exclusivité pendant 6 mois pour une 100aine d institutions ou de marques Rompre avec l effet «western digital» (Jean-Louis Missika) de la période Sunrise Pas de répercussion des coûts de l extension sur les parisiens 21 février 2014 Annonce des 100 pionniers Fin 2014 Ouverture générale et activation des.paris réservés lors de la Sunrise APPEL À PROJETS PIONNIERS EXCLUSIVITÉ AUX PROJETS PIONNIERS GO LIVE 16/09/ /01/ mois ~ fin mois 2014 SUNRISE septembre 2013 Ouverture de l appel à projets pionniers Mai 2014 Mise en ligne des sites web des 100 pionniers qui exploiteront, à titre exclusif, leurs.paris pendant 6 mois Septembre 2014 Sunrise ouverte aux seuls titulaires de marques inscrites à la TMCH

75 Géographiques.alsace.aquitaine.corsica.bzh.paris Avocat Evènementiel.events Sponsoring.golf.tennis Spécialités.sport.social.auction.condos.estate.tech.technology Corporates.corp.llc.spa.associates.lawyer.attorney.law

76 Géographiques (Filiales, pays prospects ).stockholm.london.paris Caractères non latins. 线.شبكة. Activités de sponsoring.green.bio.charity Corporate.furnitures.lighting.casa.maison.food.kitchen.store Corporate.ceo.llc.holding.support Marques ombrelles ikea.family

77 Géographiques.berlin.cologne.nagoya Réductions.coupon.coupons.discount Fidélisation.club e-commerce Evénementiels.christmas.events Secteur d activité.store.news.shop.contact.gift.gifts

78 particulier.cab.med.bio.ski.recipes

79 .voting Organiser des sondages Des enquêtes de satisfaction A horizon 2015 le registre proposera des outils pour réaliser des sondages

80 .hiv Coût élevé pour se prémunir contre les comportements illicites 175$ / an 70% sont alloués à des projets caritatifs oeuvrant pour la lutte contre le sida

81 Questions