Stratégies et tactiques dans la création et la gestion d un portefeuille de brevets

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1 Stratégies et tactiques dans la création et la gestion d un portefeuille de brevets Présenté par : Serge Lapointe, Ph.D, Associé et Agent de brevets Charles Lupien, Avocat Événement organisé par le CRIBIQ 21 mai 2013 (Québec) et 22 mai 2013 (Montréal)

2 Introduction and boy have we patented it Steve Jobs, Lancement du iphone, Janvier

3 Évolution des dépôts de demandes de brevet au niveau mondial Trends in Total Patent Filing Patent Filings Growth Rate (%) Patent Filings Filing Year Source : WIPO Source: World intellectual property Indication 2009, WIPO 3

4 Évolution des dépôts de demandes de brevet au niveau mondial Source: World intellectual property Indication 2009, WIPO Source : 4

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6 La réponse est à la fois simple En ne prenant aucune décision basée sur des mythes, tels que : Les brevets, ça coute trop cher Un brevet ne me servira à rien, je n aurai jamais les moyens de le défendre! Rien n est brevetable dans mon secteur La technologie évolue trop vite dans mon domaine Les brevets sont trop facilement contournable 6

7 et complexe Comment peut-on prendre des décisions éclairées en matière de stratégie de propriété intellectuelle? 7

8 Stratégie d exploitation Stratégie de protection Création de la PI Gestion de la PI Veille stratégique Sensibilisation et formation Prospection de la PI 8

9 Quoi protéger et comment? Information confidentielle Idées, produits, méthodes, aspects fonctionnels Produits, aspects visuels Secrets commerciaux Brevets Dessins industriels Produits, noms, «branding» Marques de commerce Documents corporatifs, dessins techniques Droits d auteur 9

10 Brevets : Il faut revoir son approche Approche traditionnelle Connaissances Connaissances Connaissances R&D / Innovation R&D / Innovation R&D / Innovation Brevet Brevet Brevet Produits Produits Produits Marché 10

11 Brevets : Il faut revoir son approche Problèmes : Plusieurs brevets pour des produits qui n ont de valeur commerciale Absence d échange des connaissances (silos) On connait peu ou mal les brevets déjà existants 11

12 Brevets : Il faut revoir son approche Les coûts sont de plus en plus élevés Règles et normes de plus en plus sévères Diminution constante du taux de succès Obligation de soumettre plus de preuves Transfert du fardeau de l examen vers les déposants Nécessité de déposer un nombre grandissant de demandes de «continuation» ou divisionnaires Restrictions au niveau des revendications 12

13 Brevets : approche stratégique et proactive Plus que jamais essentiel de bien identifier quoi breveter et quand il faut le faire S inspirer du plan d affaire Avoir une vision globale Adopter une approche stratégique et proactive 13

14 Outils pour une approche stratégique et proactive Exemples d outils pour une approche stratégique et proactive Rédaction d une Politique de propriété intellectuelle Mise en place de Veilles de brevets Implémentation au sein de l entreprise d un Comité aviseur multidisciplinaire 14

15 Outils pour une approche stratégique et proactive Politique de propriété intellectuelle Documents internes fournissant les orientations générales en PI mais surtout des directives précises Employés Confidentialité et mesures de sécurité Déclarations d invention Titularité des droits, cessions, etc. Personnes responsables Politiques de l entreprise Objectifs Divulgation des inventions Stratégies de protection Quoi? Quand? Où? (par ex. Priorité 1, 2 ou 3) Rationalisation de la PI non employée 15

16 Outils pour une approche stratégique et proactive Veilles de brevets Suivre les développements technologiques récents Accélérer ses propres programmes de R&D Identifier la concurrence Identifier des partenaires Anticiper les problèmes de brevetabilité et de contrefaçon potentiels Déterminer l étendue de la protection disponible Élargir en ajoutant des nouveaux éléments (provisoire PCT) Limiter les revendications si trop larges Déposer une nouvelle demande de brevet? (But : agressif ou défensif) 16

17 Outils pour une approche stratégique et proactive Comité aviseur multidisciplinaire Pour une vision d équipe de la prise de décisions en matière de propriété intellectuelle : Développement des affaires / Marketing R&D Exploitation et Finances Conseiller juridique Spécialiste en propriété intellectuelle «IP Task Force» Message fort indiquant que la propriété intellectuelle est un atout important qui mérite d être surveillé et valorisé 17

18 Outils pour une approche stratégique et proactive Fonctions du comité aviseur Concentrer les efforts de protection sur le «Noyau technologique» Identifier le Noyau technologique Protéger le Noyau technologique Quelle direction voulez-vous prendre? Aspects clés et applications commerciales? Comment innover et devenir pionnier? Stratégie d exploitation? Innover au-devant des changements Identification des nouveaux besoins et marchés Propriété intellectuelle de prochaine génération 18

19 Approche traditionnelle vs proactive Approche traditionnelle Connaissances Connaissances Connaissances R&D / Innovation R&D / Innovation R&D / Innovation Brevet Brevet Brevet Produits Produits Produits Marché 19

20 Approche traditionnelle vs proactive Approche proactive Marché Marché Produits Brevet R&D /Innovation Produits Brevet R&D /Innovation CONNAISSANCES R&D /Innovation Marché Produits Brevet R&D /Innovation Brevet Produits NOYAU TECHNOLOGIQUE 20 Marché

21 La stratégie d exploitation Doit-on exploiter activement sa PI pour générer un retour sur investissement? 21

22 La stratégie d exploitation Connaissez-vous votre écosystème? Compétiteurs Clients Fournisseurs Acquéreurs potentiels Partenaires potentiels Investisseurs potentiels ATTENTION! Les tendances peuvent changer : jeux vidéos (Disney), sites web (Facebook), «patent trolls» 22

23 La stratégie d exploitation Ne rien faire (armes défensives) Vendre des brevets ou des licences d exploitation (extra $$$) Utiliser les brevets pour des partenariats Se positionner pour une acquisition éventuelle Constituer de l équité pour financement Acquérir des brevets ou des licences d exploitation (cross-licence) Poursuivre des contrefacteurs 23

24 La stratégie d exploitation Dans le cadre de la négociation d une licence Licence v. Cession Propriété des améliorations Propriété conjointe Modèle de redevances Garanties et indemnisation 24

25 Conclusions Un portefeuille de propriété intellectuelle solide est indispensable Les brevets, marques de commerces et autres droits de PI sont une des pierres angulaires de plusieurs entreprises Les droits de PI sont le principal moyen de vous assurer que vous tirerez des bénéfices proportionnels à vos efforts Peut servir de monnaie d échange lors de poursuites de tiers Peut être utilisée de manière offensive Bien gérée, la PI génère de la valeur La PI attire des capitaux (investisseur, acquéreur) 25

26 Conclusions: Se poser les «bonnes» questions Quels sont mes objectifs d affaires? (ventes à l international, fusion/acquisition, partenariats, etc.) Quel est mon écosystème brevets? Au vu de mon écosystème brevets, quels sont les risques de contrefaçon et de poursuites éventuelles? Au vu de mon écosystème brevets et de mes objectifs d affaires, devrais-je protéger mes innovations? 26

27 Conclusions : Être Proactif Il faut changer les mentalités et développer une approche proactive Reporter et réagir à l improviste = Occasions manquées Être Proactif et Stratégique = Avantage concurrentiel! 27

28 Merci de votre attention! Serge Lapointe, Ph.D Charles Lupien