PROGRAMME D AGRÉMENT DES SPÉCIALISTES PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE CONNAISSANCE FONDAMENTALE DU DROIT DES BREVETS

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1 PROGRAMME D AGRÉMENT DES SPÉCIALISTES PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE CONNAISSANCE FONDAMENTALE DU DROIT DES BREVETS PRIMORDIAL INTERMÉDIAIRE SUPÉRIEUR Qu est-ce qu un brevet? Les parties d un brevet (revendications, divulgation, dessins) But des revendications, divulgation, dessins Les droits découlant des brevets sont définis par les revendications. Genres de revendications de brevet (revendications pour méthodes, appareils, articles) Enjeux posés par brevets particuliers Biotechnologie Produits pharmaceutiques Inventions liées aux ordinateurs Inventions chimiques Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) Différences entre un brevet et un secret commercial, un dessin industriel, les droits d auteur ou une marque de commerce Qu est-ce que le secret commercial ou l information privilégiée? Qu est-ce que le dessin industriel? Où se situe la limite entre le droit d auteur et le dessin industriel? Qu est-ce qu une marque de commerce; à quoi servent les marques de commerce? Comment protéger une nouvelle usine? Comment sont protégés les circuits intégrés? Objet susceptible d être Quel objet est susceptible d être breveté

2 PRIMORDIAL INTERMÉDIAIRE SUPÉRIEUR breveté ce qui peut être breveté Interprétation des brevets comment et par qui un brevet est-il interprété? et quel objet ne l est pas Programmes d ordinateur Méthodes d entreprise Formes vivantes Plantes Méthodes pour traitement médical Jeux Personnes versées dans l art («PVDA») Connaissances générales notoires Règles pour l interprétation d un brevet Date à laquelle un brevet est interprété Personne versée dans l art («PVDA») Équipes de chercheurs dans domaines multidisciplinaires Validité d un brevet quelles sont les bases d invalidité d un brevet Nouveauté Inventivité (non-évidence) Utilité Suffisance du mémoire descriptif qui permet la divulgation Revendication plus vaste que ce qui est (a) divulgué ou (b) réellement inventé Exigences relatives à la meilleure manière Nouveauté Détails des dispositions de la Loi sur les brevets sur la nouveauté L ensemble de l antériorité pertinente à l égard de la nouveauté Nouveauté pour brevet précédant le 1 er octobre 1989 Inventivité (non-évidence) Dispositions relatives à la nonévidence dans la Loi sur les brevets Ensemble de l antériorité pertinente pour la non-évidence

3 PRIMORDIAL INTERMÉDIAIRE SUPÉRIEUR Utilité Fausse promesse dans la divulgation Revendications contiennent des spécimens non exploitables Infraction comment déterminer si une revendication dans un brevet a été atteinte Réalisation utilitaire de revendications avec l aide d une personne versée dans l art («PVDA») Qui commet la contrefaçon (vente, importation, fabrication, réparation, utilisation, suggestion de contrefaçon, transgresseurs conjoints) Activités transfrontalières pour revendications pour méthodes Connaissance de base du Bureau des brevets Connaissance de base du Bureau des brevets Recherche de titres à OPIC Recherche sur nouveauté à OPIC Recherche sur nullité à OPIC Droit américain des brevets Connaissance sommaire de la loi américaine sur les brevets et de la façon dont elle se distingue de la loi canadienne sur les brevets. Connaissance du Title 35 du code américain Connaissance de la contrefaçon Connaissance de la procédure civile américaine qui s applique aux enjeux posés par les brevets. Sensibilisation à la pratique de Entrée et sortie ou droit d utilisation de recherche à OPIC Rédaction de droit d utiliser une opinion Sensibilisation à la jurisprudence de la cour américaine des appels pour le circuit fédéral en matière de droit des brevets.

4 PRIMORDIAL INTERMÉDIAIRE SUPÉRIEUR Droit international des brevets contributive, de la préclusion fondée sur les notes apposées au dossier et des audiences Markman. Connaissance sommaire de la convention de Paris Connaissance sommaire du Traité de coopération en matière de brevets Connaissance sommaire de la Convention sur le brevet européen l établissement de priorité pour établir la priorité de création.

5 1. POURSUITES EN MATIÈRE DE BREVETS PRIMORDIAL Qu est-ce qu un brevet? Quels droits un brevet confère-t-il? La nature d un droit négatif. Formalités de la demande de brevet Traités internationaux régissant les brevets particulièrement à l égard des dates d antériorité Convention de Paris, Convention sur le brevet européen et Traité de coopération en matière de brevets Droit américain des brevets incluant 35 USC 101 à 103 Principes de droit canadien des brevets Dates limites pour déposer une demande de brevet Taxes périodiques pour demandes et pour brevets sommaires en rédaction de revendications être en mesure de rédiger des revendications de brevet qui délimitent correctement une invention. Prise d acte de mesures administratives routinières de l OPIC ou d un autre bureau de brevets Compréhension de la nature d une invention Rédaction d une divulgation de brevet simple Préparation de croquis des dessins après avoir pris connaissance de la nature de l invention. Coopérer avec un ou des inventeur(s) pour définir l étendue d une invention Préparation d une opinion sommaire sur la brevetabilité INTERMÉDIAIRE Connaissances :

6 Rédaction de revendication de façon à rédiger des revendications valides Demandes de ré-émission Redélivrances Désistements Protêts Traités internationaux sur les brevets et leur applicabilité Droit américain des brevets Interactions entre les brevets, les secrets commerciaux, les marques de commerce, les dessins industriels et les droits d auteur Enjeux pertinents relatifs à la Loi sur la concurrence. Réussite de l examen des agents de brevets organisé par le bureau des brevets (c est-à-dire obtenir une licence d agent de brevets) Licence à titre d agent des brevets américain en raison de l obtention d une licence d agent canadien de brevets Capacité à surmonter les objections d un examinateur de brevets d invention relativement à la nouveauté et à l évidence en modifiant les revendications, les plaidoiries ou les deux Gestion de demandes complémentaires Rédaction de revendications Gestion de multiples revendications de priorité SUPÉRIEUR Connaissance supérieure de : Genres de revendications susceptibles d offrir la meilleure protection à l invention Droit américain des brevets et expérience en poursuite de demandes de brevets au sein de USPTO Convention sur le brevet européen et ses procédures

7 Traité de coopération en matière de brevets et procédures de dépôt et de poursuite d une revendication de brevet en vertu du Traité de coopération en matière de brevets Étendue des revendications, d extrêmement étroite à aussi étendue que possible. Brevets pour méthodes informatiques et méthodes d entreprise Licence obligatoire de brevets Habileté supérieure dans la rédaction de revendications aussi étendues en droit américain des brevets qu en droit canadien des brevets Conseils à un client sur l obtention d une gamme de revendications, de très étroites à aussi larges que possible Legs de stratégies relatives aux brevets qui feront progresser les intérêts de l entreprise du client, comme par exemple rédaction de brevets pour possible nouvelle technologie future suite à une consultation avec le client. Rédaction de revendications qui sont valides et exécutoires par un tribunal. Autrement dit, être en mesure de rédiger un brevet ayant une valeur commerciale si l invention concernée est suffisamment importante. Défense ou poursuite d une demande de licence obligatoire au Bureau des brevets 2. DILIGENCE RAISONNABLE EN MATIÈRE DE CONCESSION DE LICENCE DE BREVET ET DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE («PI») FONDAMENTAL Clauses sommaires contenues dans un contrat de licence Vérification de la diligence raisonnable : Titre à un brevet Y a-t-il des sûretés sur le titre? Les taxes périodiques sont-elles toutes payées? Le brevet est-il exploité? Quelqu un contrevient-il au brevet?

8 Documents de cession de brevet Principes de base du droit des contrats s appliquant aux cessions et licences Rédaction d un contrat de licence simple. Préparation d un document de cession de brevet. INTERMÉDIAIRE Connaissance de: Situations où l utilisation de la technologie licenciée contreviendrait aux brevets de quiconque Effet des contrats types Rédaction de contrat de licence pour cas uniques en leur genre Rédaction de représentations et garanties efficaces Connaissance suffisamment étendue de la rédaction de licence pour rédaction d une licence aux fins d atteindre les objectifs commerciaux d un client. SUPÉRIEUR

9 Connaissance supérieure de Enjeux relatifs à l imposition Enjeux posés par la loi sur la concurrence et la concession de licences Éléments spécialisés : Loi sur les sûretés mobilières, enjeux liés à la faillite Comment prendre acte d une lettre pour cesser et s abstenir accusant un client de violation d un brevet. Conseils sur la gestion d un portefeuille de brevets incluant revenus par concession de licence de brevet. Négociation et rédaction d une convention de licence de brevet complexe relativement à de nombreux brevets. 3. OPINIONS EN MATIÈRE DE BREVETS FONDAMENTAL Éléments de diverses causes d actions et de défense. Sujétions des opinions relatives aux brevets Habileté juridique : être en mesure de reconnaître la loi s appliquant à une situation de fait (par exemple, un fait concerne un brevet et non pas le droit de la négligence) Application de la loi sur les brevets pertinente à la situation factuelle en l espèce. Communication complète d une opinion en matière de brevets par écrit et oralement Préparation d une opinion juridique simple en matière de brevet sur la validité, la violation ou l étendue d une licence d exploitation de brevet incluant une étude de ce qui suit : Faits Droit Application du droit aux faits Sujétions sur la portée de l opinion.

10 INTERMÉDIAIRE Sujétions appropriées nécessaires pour les opinions une opinion n est ni une garantie ni une police d assurance. Préparation, avec compétence, d une opinion sur la violation d un brevet Préparation, avec compétence, d une opinion sur la validité d un brevet. SUPÉRIEUR Droit américain des brevets régissant l interprétation des brevets Droit américain des brevets régissant la violation d un brevet incluant la contrefaçon au sens propre du terme; la doctrine de l équivalence et la préclusion fondée sur les notes apposées au dossier Droit américain des brevets sur la validité des revendications de brevets. (Examen de l antériorité et des notes apposées au dossier) Droit américain des brevets permettant à l avocat(e) de rédiger une opinion aux fins de défense contre une réclamation pour violation intentionnelle de brevet. Préparation d une opinion complexe sur une violation ou sur la validité, sur laquelle une partie peut s appuyer pour prendre une décision de nature commerciale. Mener un audit sur un brevet et un secret commercial pour un client

11 4. LITIGE EN MATIÈRE DE BREVETS FONDAMENTAL Processus de litige dans son ensemble, du dépôt de la poursuite jusqu au procès Droit de la preuve Méthode du retour en arrière à partir des éléments factuels d un critère juridique jusqu aux faits devant être découverts pour soutenir une cause d action ou de défense Prescriptions Rédaction d une déclaration ou d une défense Préparation d une requête simple (par exemple, requête aux fins de détails, demande pour un nouvel interrogatoire préalable) Présentation d une requête simple incluant préparation de mémoire ou de conclusions écrites à l appui devant le protonotaire ou le greffier. Préparation d une lettre pour cesser et s abstenir Rédaction d un désistement à l égard de toute responsabilité INTERMÉDIAIRE Règles de la plaidoirie Collecte de documents et documents - quel est le critère de pertinence Comment organiser une collecte de documents avec un client Comment organiser et assurer le suivi d une énorme quantité de documents incluant coopération avec parajuristes et autres non-avocats Droit de la preuve

12 Action en contrefaçon Action en invalidation incluant qualité pour agir en invalidation Rédaction de documents en vue du règlement d une action Préparation d un sommaire de questions pour la communication préalable Préparation d un sommaire de questions en contre-interrogatoire Préparation d affidavits pour requêtes incluant jugement sommaire/injonction interlocutoire Contre-interrogatoire sur affidavit Court interrogatoire préalable (connaissance des bases d objections) Défense lors de contre-interrogatoire/communication préalable connaissance des bases d objections Interrogatoire en chef d un témoin lors d un procès Rédaction d un mémoire/de conclusions écrites aux fins d une requête pour jugement sommaire Rédaction d un mémoire/de conclusions écrites aux fins d une requête pour injonction interlocutoire Présentation de requêtes Rédaction de demande reconventionnelle pour contester un brevet Négociation d une entente de règlement SUPÉRIEUR Connaissance supérieure De la procédure civile Preuve Préparation de mémoire/conclusions écrites et argumentation d une cause devant la Cour d appel Contre-interrogatoire de témoins lors d un procès

13 Présentation de plaidoirie inaugurale et plaidoyer final lors d un procès Préparation d un affidavit d expert Préparation d un expert en vue d un témoignage à la cour Contre-interrogatoire de témoins experts