PROPRIETE INTELLECTUELLE Enjeux et Stratégies

Transcription

1 PROPRIETE INTELLECTUELLE LECONTE Jean-Gérard Consultant OBLON, SPIVAK, MAIER & Neustadt

2 1- Présentations -LECONTE JG 35 ans de PI chez St Gobain d Ingénieur Brevets à Directeur: Animation de l activité dans tous pays (secret, protections, libertés/ blocages, négociations, licences, litiges, contrats, droit concurrence, politique PI, retombées sur R&D et productions, budget), 4 ans Consultant Cabinet OBLON -OBLON à Washington, site USPTO, Plus 110 experts, parlent FR DE JP RU, habitude clients étrangers (par ex en FR: St Gobain, l Oréal, EADS, SAFRAN, Renault, Arcelor Mital, Essilor,.) Intervenants Biotech/médical/pharma: Gruneberg, Baxter, Baker, Fenton, McIntyre, Treanor, Signore (français, prof CEIPI, conf à INPI 10 Oct, à EACC 11 Oct sur actu PI en US), Masson et Shier (seront en FR mi Nov), Gruneberg (mi Oct).Visitent clients FR tous 2 ou 3 mois, considèrent stratégie, commerce, concurrence du client pour fournir PI adaptée 2/12

3 2- Rappels de base -Qu est ce que la PI DROIT CIVIL ET COMMERCIAL PROPRIETE INTELLECTUELLE Propriété Industrielle Propriété littéraire et artistique Inventions Signes Dessins et Droit d auteur industrielles distinctifs modèles Produits Marques logiciels BREVETS Dispositifs Dénominations Ornementation Œuvres littéraire Procédés Noms commerciaux et musicales Applications Nlles Enseignes Appellations d origine Secret Concurrence déloyale 3/12

4 - Qu est ce qu un Brevet?.Contrat avec le public: une invention technique communiquée au public pour faire avancer la science en compensation d un monopole d exploitation pendant durée de vie du brevet (droit d interdire aux autres la reproduction de l invention dans but commercial dans pays du brevet, aide des tribunaux si nécessaire) Reproduction interdite = contrefaçon = fabrication, vente, importation, fourniture de moyens pour réaliser invention, offre en vente. (Reproduction aux seules fins de recherche est autorisée).quelle forme: description écrite pour info du public avec dessins éventuels délimitation monopole par au moins 1 revendication (1 seule phrase/revendication, possible plusieurs rev. par catégorie inv., catégories possibles sont: produit, dispositif, procédé, application nouvelle) Dépôt à l Office national PI du pays où brevet demandé (en France : INPI 15 rue des Minimes COURBEVOIE + Agences régionales) Monopole dans plusieurs pays = brevets dans tous ces pays Absence de brevet dans un pays = liberté d action dans ce pays 4/12

5 .Timing pour atteindre le brevet Avant T0 secret, sauf rares exceptions (ex US droit grâce 1 an) T0: dépôt demande brevet dans pays de base, démarrage protection dans pays de base, ouverture droit de priorité d 1 an pour protection même inv. dans d autres pays, droit qui rend prioritaire brevet de base dans autres pays devant brevets tiers déposés durant cette année T0 +(7 ou8 mois): émission Rapport Recherche renseignant sur antériorités susceptibles affecter brevetabilité T0 + 1 an: limite délai priorité pour étendre protection dans autres pays (texte étendu identique ou quasi identique au texte de base, choix de pays à donner). Démarrage durée vie des brevets étendus sous priorité dans autres pays T mois: publication (fin du secret) des textes de demandes de brevets (texte de base et textes des autres pays si lien de priorité). Fin de possibilité pour étendre protection dans autres pays sans priorité depuis T0 + 1 an A partir des dépôts dans les Offices de brevets des pays, contrôles et/ou examens plus complets de validité, échanges avec demandeur du brevet ou son mandataire T0 + X ans: A l issue contrôles/examens (3 ou 4 ans ou +) accord du brevet (Rev. telles que demandées ou restreintes) ou rejet T0 + X ans + Y (3 mois en Allemagne, 9 mois en EP, ) possibilité d opposition au brevet accordé par des tiers (appel possible) Pendant la durée de vie d 1 brevet (en général T0 +20 ans ou T0 + 1 an + 20 ans dans autres pays avec priorité si annuités de maintien en vie payées): possibilité de procédures d invalidation (appel possible) T0 ou T0 +1 an + max 20 ans: fin de vie, ou avant si annuités non payées droit d exploiter pour tous 5/12

6 .Brevetable/Pas brevetable Critères de brevetabilité: Concret/Caractère industriel/technique Nouveau (sauf rares exceptions notamment US: délai grâce 1 an) Inventif (suffisamment distant de ce qui était connu dans le monde à T0) Interdit/Pas brevetable: contraire ordre public théories scientifiques, découvertes mathématiques, méthodes traitement chirurgical ou thérapeutique humain et animal méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal le corps humain ou animal (pb des gènes: varie suivant pays, interdit en France, d abord autorisé en US mais décision Cour Suprême en Juin 2013 qui a invalidé 2 brevets de Myriad Genetics, pas clair en EP), Quid autres brevets US non invalidés? Mais procédés pour obtenir artificiellement gênes ou substituts de parties de corps humain restent en principe brevetables et vraisemblablement aussi gênes artificiels et substituts de corps humains???? En outre à regarder à la lumière des lois et jurisprudences de chaque pays. En constante évolution (concurrence entre éthique et profits commerciaux) 6/12

7 3- Enjeux du brevet.si brevet de tiers existant Interdiction d exploiter dans les pays où il existe Licence possible si breveté est d accord mais coût, dépendance, parfois improvements à communiquer, limite d action vis-à-vis contrefacteurs ou nécessité de changer de voie(cher, long, incertain) ou à tenter opposition au brevet (si dans les délais) ou invalidation ou menace d opposition /invalidation en vue négociation mais long, cher, incertain, risque blocage de toute licence ultérieure ou licence croisée avec une autre technologie ou un improvement Au contraire si propriété du brevet liberté d exploiter dans n importe quel délai ou de ne pas exploiter pas de concurrence, liberté du prix, marché pour breveté tout seul image avantageuse possibilités de gains suppl par licence dans certains pays ou pour certaines parties du brevet certaine façon de contrôler le licencié possibilité de dissuader concurrence en vendant soi même à prix bas avec contrat interdisant réexportation possibilité d attaques en contrefaçon et info liée à ces attaques 7/12

8 4-Stratégies.Différentes situations conduisant à protections brevets a-invention constituée, simple calque invention protection a-t-on bien fait le tour de l invention? Contrefaçon détectable? position vis.à.vis art antérieur? Intérêt commercial, stratégique? possibilités de manœuvre si antériorités du Rapport Recherche? divulgation par texte du brevet? Qui sera gêné par ce brevet? Hasardeux de partir avec si peu préparation; mais 1 brevet suppl effet psychologique utile force du brevet, mieux que rien, par ex pour aborder négociation avec possible partenaire b- Invention constituée + réflexion sur utilité, étendue brevet, timing, art antérieur, vérification liberté d exploiter invention, actions si liberté compromise (oppositions, invalidation, négo pour licence, réorientation, ), concurrence, marchés, détection copie, étendue de divulgation par brevet, quelles revendications souhaitées(contre concurrents mais aussi fournisseurs moyens pour réaliser invention, produits intermédiaires, ), secret et précautions par Soleau ou idem, protection dans quels pays, peut être décaler dans temps partie non détectable de l inv (ex best mode du procédé de fabrication d 1 produit) pour prolonger redevances de licence à moins d en faire Know How accessible par contrat T+long Après dépôts suivi procédures examens pour choix, adaptations, compléments, divisions, surveillance des marchés et des copies dépôts (T0+1 an et T0 +18 mois sont des seuils importants), discussions avec Conseils Brevets pour trouver bonne solution PI adaptée, Avec réflexions préparatoires beaucoup manœuvres possibles Chances plus importantes d atteindre brevet efficace. 8/12

9 c- Invention pas constituée, considérations stratégiques, commerciales utilité de trouver un brevet; quel brevet? par ex monopole précédent approche fin de vie se différencier concurrents licenciés ou nouvelles licences adaptation à environnement modifié et nlle situation économique charger prix concurrents par redevances si brevet et licence(s) maintenir et renforcer son image de marque Implique de pouvoir mixer Technique, Commercial/Marketing IP en particulier Brevets En agissant comme dit précédemment en (c) et (b) le brevet n est plus seulement un moyen de protection des innovations et de réservation d une liberté de fonctionnement, il devient un outil du management et du commerce. Pour cela il est indispensable de mettre en place une bonne communication avec ses Conseils en PI, y compris ceux à l étranger dans des pays essentiels, de les sélectionner aussi en fonction de leur capacité à discuter avec vous de l environnement de votre invention (commerce, concurrence, stratégie, ) pour pouvoir adapter sa proposition PI 9/12

10 .Actions en cours de vie du brevet a-après dépôt de base additions au dépôt de base ou dépôts séparés, intégrables dans texte étranger ou non (pas activité inventive jusque T0+18 mois), continuer à suivre pub de brevets tiers pour s en différencier tant que possible, pour abandonner si blocage total, pour idées sup ou Rev sup à intégrer, pour oppositions ou invalidation brevt ou menace opp ou invalid en vue négociation de licence gratuite ou à prix bas recherche partenaire ou acheteur ou licencié si désiré; avant T0 + 1 an permettra de réduire ou échapper frais dépôts à l étranger. contrat confidentialité indispensable pour maintenir secret et pour empêcher tiers de déposer brevet voisin choix des pays étrangers pour extension protection plus de pays = plus cher, choix des procédures (EP, PCT); PCT permet jouer sur timing (choix final pays jusqu à T ou 31 mois) sélection Conseils PI dans pays étrangers conduire les examens en liaison étroite avec Conseils PI si objectif Rev pas atteint ou si contournements révélés déposer divisions avec nouvelles Rev aptes à bloquer contournements Demander interviews aux examinateurs des Offices après accord éventuellement conduire oppositions; peut être licence bas prix ou gratuite ou licence croisée pour désamorcer opposition et éviter perte d 1 brevet utile opposable à d autres et se faire un allié de l opposant devenu licencié 10/12

11 b-après accord des brevets Exploiter au maxi faire la chasse aux contrefaçons ne pas laisser s installer des contrefacteurs (investissements, habitude des clients qui rendront + difficile l arrêt) agir dès l offre en vente peut être solution si contrefacteurs internationaux agir hors leur pays peut aider, sélectionner pays du brevet avec Rev les mieux adaptée sans se soucier nationalité des brevets, avec loi la mieux adaptée, avec bon contact avec le Conseil PI, où timing satisfaisant(us attaque possible en 1ou2 jours), éventuellement engager négociation sous pression attaque. Tenter quelques attaques pour bien montrer sa détermination, peut être assorties d une ouverture à la licence pour éviter frais, et risques de perdre Avec attaque engagée possible informer clients, sous traitants, fournisseurs du contrefacteur(vous informe de l attaque au tribunal de. le, le tribunal jugera) mieux vaut licencier à bas prix que laisser un tiers essayer de s implanter, casser les prix puis inonder le marché Plus il y a d attaques solutionnées, plus il y a de licenciés, plus la position de leader est claire, plus simples sont les négociations Mais idem surf: ne pas quitter la crête de la vague Prévoir à temps renouvellement de la technologie et des brevets 11/12

12 CONCLUSIONS 1-PI joué par beaucoup, rester en dehors serait préjudiciable 2-PI pour protéger innovations et en même se réserver liberté 3-PI = focus ci-dessus sur brevets mais ne pas oublier les autres droits de PI que sont Designs et Marques en particulier 4-Breveter mais ne pas faire d excès de zèle dans divulgations. peut être un certain secret sur parties non détectables 5-Faire intervenir commerce/marketing/management en plus de R&D et PI 6-Ne pas laisser s installer les contrefaçons 7-PI est une course permanente contre concurrence pour avoir liberté d action, pour place privilégiée sur les marchés, qui demande activité, imagination, mouvement, esquive, communication 8-PI sont des droits nationaux mais en présence interlocuteurs internationaux possibilité d agir trans frontières pour faire respecter ses droits 9-Essentiellement 2 groupes de pays et de lois: US et autres US pragmatique (fuel of interest + fire of genius) ne pas hésiter à utiliser pour actions internationales si plus simple plus rapide 12/12