ATTENTION Cette présentation est générale. Son application à toute situation particulière demande une analyse professionnelle.

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1 ATTENTION Cette présentation est générale. Son application à toute situation particulière demande une analyse professionnelle.

2 Marques et marchés à l export: La Propriété Industrielle au cœur de votre stratégie

3 SOMMAIRE Introduction Pourquoi déposer votre Marque (par rapport à un simple usage)? Quand déposer votre Marque? Un maître mot: ANTICIPER Comment procéder? La procédure d enregistrement Veiller au maintien de votre Marque Maitriser l exploitation de votre Marques par vos partenaires locaux 7 bonnes raisons de faire appel à un Conseil en Propriété Industrielle (CPI) Le budget à prévoir Notre profession de Conseil en Propriété Industrielle

4 INTRODUCTION 1/2 La règle: «Premier arrivé, mieux servi» Distinction marques / autres signes d identification d une entreprise (dénomination sociale, nom commercial, enseigne, nom de domaine) Spécificité de la marque par rapport à ces autres signes : un véritable titre de propriété qui s acquiert dans la plupart des pays par l enregistrement de la marque auprès d un Office national ou transnational de Propriété Industrielle

5 INTRODUCTION 2/2 Un droit territorial : Le droit exclusif accordé est nécessairement délimité géographiquement NB: Il n existe pas un système d enregistrement mondial Un droit délimité : L enregistrement de la marque accorde à cette dernière une protection pour les produits et/ou services qu il désigne ainsi que ceux qui leur sont similaires ( Principe de Spécialité ) Un droit à vocation perpétuelle : L enregistrement de la marque dure généralement 10 ans et peut être renouvelé indéfiniment

6 POURQUOI DEPOSER VOTRE MARQUE (par rapport à un simple usage) 1/2 Pour détenir un monopole légal d exploitation Pour pouvoir lutter efficacement contre la contrefaçon Pour limiter le risque d un dépôt antérieur (même de bonne foi) lors du déploiement de votre marque Pour valoriser votre actif immatériel : la valeur financière de votre marque repose notamment sur la portée géographique de sa protection juridique

7 POURQUOI DEPOSER VOTRE MARQUE (par rapport à un simple usage) 2/2 Pour sécuriser les marchés de vos distributeurs et partenaires locaux Pour sécuriser votre réseau et éviter un dépôt frauduleux de votre marque par vos fournisseurs ou autres partenaires, Dans certains pays, la fourniture du certificat de votre marque est nécessaire pour votre implantation locale par exemple : signer un bail commercial (Chine), signer un contrat de distribution (Russie), obtenir une AMM (Canada), percevoir des redevances (Pays de l Est), exporter les produits (Egypte, Paraguay, Colombie

8 QUAND DEPOSER VOTRE MARQUE? Un maître mot: ANTICIPER Quand un nouveau marché s ouvre à l export, soit par des exportations directes, soit par le biais de distributeurs, licenciés ou franchisés locaux Quand la production est délocalisée (même en l absence de commercialisation locale) Quand un risque de contrefaçon apparaît même en l absence de présence locale (participation aux foires et salons internationaux)

9 COMMENT PROCEDER? 1/5 Sur la base de votre stratégie commerciale, construisez votre stratégie de protection 1 - Classer les territoires par ordre de priorité : les pays de commercialisation les pays de production les pays à risque les nouveaux marchés prospectés

10 COMMENT PROCEDER? 2/5 2 Elaborer un libellé de produits et/ou services optimisé au regard des règles locales 1) Un choix conforme à la réalité de l exploitation envisagée 2) Une projection raisonnable de l élargissement du domaine d exploitation de la marque 3) Dans les pays à risque : une anticipation raisonnable des risques de contrefaçon sur vos activités principales, périphériques ou complémentaires

11 COMMENT PROCEDER? 3/5 3 Choisir la marque à protéger La marque domestique ou une déclinaison locale en fonction des contraintes linguistiques Adapter la forme du dépôt en fonction des contraintes juridiques locales (distinctivité, adéquation avec l usage ) Cas particulier de la marque traduite ou translitérée (idéogrammes ou alphabets régionaux : les critères à retenir pour le choix)

12 COMMENT PROCEDER? 4/5 4 -Vérifier la disponibilité de votre marque sur le/les territoire(s) concerné(s) Portée géographique de la recherche (territoires cibles) Portée commerciale de la recherche (produits et/ou services d intérêt) Portée juridique de la recherche (droits antérieurs consultables : marques, dénominations sociales, noms de domaine, noms commerciaux )

13 COMMENT PROCEDER? «Il n existe pas de marque mondiale» 5/5 Concrètement comment déposer? Marque Communautaire : 28 pays en un seul dépôt délai d examen et d enregistrement d environ 6 mois (sauf opposition) Marque Internationale : 92 pays, indépendants les uns des autres une seule procédure de dépôt mais examen pour approbation par chacun des Offices des pays désignés Marque Régionale : OAPI/ARIPO, BENELUX Marque Nationale

14 LA PROCEDURE D ENREGISTREMENT L enregistrement n est pas automatique Le déroulé de la procédure est relativement standardisé avec des particularismes nationaux/régionaux: examen sur la forme (conformité du libellé par rapport à la classification de Nice) examen sur le fond (distinctivité, caractère non trompeur du signe ) cas particulier de l examen de la disponibilité de la marque au regard des droits de marque antérieurs par certains Offices (Chine, USA, Japon, Brésil, Corée du Sud) faculté donnée aux tiers de faire valoir leurs droits antérieurs (opposition)

15 VEILLER AU MAINTIEN DE VOTRE MARQUE 1. L obligation de l exploiter : Quand : en moyenne entre 3 et 5 ans à compter de l enregistrement Quoi : la marque (ou sa déclinaison mais dans certaines limites) Comment : comme marque ( dénomination sociale, nom de domaine) Pour : les produits et/ou les services visés dans l enregistrement Où : dans le pays ou la zone géographique de l enregistrement Pourquoi : (1) éviter une action en déchéance partielle ou totale (2) défendre votre marque (3) Maintenir votre enregistrement en vigueur 2. L obligation de la renouveler

16 MAITRISER L EXPLOITATION DE VOTRE MARQUE PAR VOS PARTENAIRES LOCAUX Quelques clauses contractuelles à prévoir, quel que soit le contexte (licence, distribution, franchise) : La reconnaissance de vos droits sur votre marque et interdiction de déposer Modalités d usage de la marque aussi précises que possible Surveillance et information mutuelles sur les contrefaçons constatées Concertation sur les actions de défense à entreprendre Définition d un seuil minimal d exploitation (redevances et obligation d usage)

17 7 BONNES RAISONS DE FAIRE APPEL A UN CONSEIL EN PROPRIETE INDUSTRIELLE Un interlocuteur unique pour : Vous faire bénéficier d un réseau d experts fiables dans le monde entier Optimiser votre investissement financier Définir votre stratégie de protection et de défense Veilles juridique et concurrentielle de votre Marque Anticiper et évaluer les risques sur vos marchés à l export Rédiger des contrats sur mesure Gestion sécurisée des procédures

18 LE BUDGET A PREVOIR En considération de votre stratégie commerciale et de votre stratégie de dépôt, construisez votre stratégie budgétaire Anticiper permet généralement d optimiser l investissement : cas des dépôts frauduleux, cas des pays à citation, frais d examen et d enregistrement

19 Merci de votre attention