Fusions, acquisitions et financement Maîtriser les enjeux de propriété intellectuelle

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1 Fusions, acquisitions et financement Maîtriser les enjeux de propriété intellectuelle MODÉRATRICE : Julie Desrosiers Fasken Martineau PANÉLISTES : Jean-Nicolas Delage Fasken Martineau Alexandre Abecassis, ing. Fasken Martineau Florent Chandelier Cadens Imaging

2 Aperçu des enjeux de propriété intellectuelle lors de premiers publics à l épargne récents Facebook: According to the lawsuit, which was filed in the U.S. District Court for the Northern District of California, "Facebook's entire social network model, which allows users to create profiles for and connect with, among other things, persons and businesses, is based on Yahoo's patented social networking technology. Source: Pcworld.com Facebook Inc. amended its IPO filing Tuesday to reflect recent events including its nasty patent fight with Yahoo Inc. Source: Wall Street Journal 2

3 Aperçu des enjeux de propriété intellectuelle lors de premiers appels publics à l épargne récents Groupon: Groupon Slapped with Patent- Infringing Lawsuit: Groupon is finding out nothing quite brings out the pack of wolves like being regularly written about in the paper, or having a highly scrutinized IPO. Source: nbcchicago.com 3

4 Aperçu de transactions récentes en matière de propriété intellectuelle ( ) Vente de 6000 brevets et demandes de brevet de Nortel à un consortium formé par APPLE, MICROSOFT, ERICSSON, RIM, SONY et EMC ($4,5 milliards). Acquistion de Motorola Mobilité par Google ( brevets et demandes de brevets). Valeur de la transaction: $12,5 milliards Vente de 230 brevets et demandes de brevet par Adaptix à Acacia ($160 millions) Vente de 190 brevets et 170 demandes de brevet par Real Networks à Intel ($120 millions) Vente de 750 brevets de IBM à Facebook ($?) Vente de 925 brevets et demandes de brevet (entre autres) de AOL à Microsoft ($1,05 milliards) Vente de 650 brevets et demandes de brevet de Microsoft à Facebook ($550 millions) 4

5 Et les États s organisent France Brevet (100 millions d euros) Les besoins d échange et de rapprochement des inventions se multiplient dans une économie mondiale fondée sur l innovation, mais ces évolutions laissent de côté des acteurs essentiels comme les universités ou les PME. France Brevets a pour objectif de contribuer à créer les infrastructures d une nouvelle économie de la propriété intellectuelle, favorisant la circulation des inventions. Le mode de fonctionnement de France Brevets sera de constituer un large portefeuille de droits de propriété intellectuelle, issus de la recherche publique et privée, de les valoriser en les réunissant en grappes technologiques et d organiser leur commercialisation sous forme de licences auprès des entreprises, et notamment les PME. Source: 5

6 Pertinence de ces transactions Tôt ou tard, les questions de propriété intellectuelle peuvent faire surface, et ce peu importe le domaine (suite à une acquisition, lors d un premier appel public à l épargne, etc.) Mieux vaut être proactif que réactif 6

7 De quels droits parle-t-on? Droits d auteur Protègent l expression humaine (romans, pièces de théâtre, dessins, films, etc.), œuvres Protègent photos, plans, logos, logiciels Brevets Protègent le fruit de l ingéniosité humaine (machines, compositions chimiques, matériel électronique, etc.), inventions La protection des logiciels et des méthodes d affaires font l objet de controverses 7

8 De quels droits parle-t-on? Marques de commerce Protègent les moyens employés par les consommateurs afin d identifier l origine des produits et services technologiques, la marque de commerce Informations confidentielles Protègent l information et les développements technologiques qui ont une valeur commerciale en raison de leur nature secrète, les secrets d affaires Liées à restrictions contractuelles Dessins industriels Protègent l apparence extérieure de produits technologiques, le dessin industriel Le design du produit 8

9 Vérification diligente Focus sur : Droits d auteur Marques de commerce Brevets d invention 9

10 Droits d auteur : débusquer les squelettes dans le placard La chaîne de titre : un élément clé et problématique Qui possède les droits d auteur dans le code source, les plans, dessins, etc.? Secteurs d activité/technologies multiples : cibler la PI clé Est-il suffisant de vérifier modèles de contrats? Un consultant n a pas cédé ses droits, que faire? Qu en est-il des droits moraux? Doit-on s inquiéter? 10

11 Droits d auteur : débusquer les squelettes dans le placard La copropriété : un compromis facile et dangereux La copropriété est fréquemment employée dans certains contrats, dont les contrats dits d innovation ouverte ou liés à la collaboration au sujet de standards d industrie. Les dispositions contractuelles peuvent ne pas être suffisamment larges. Il est inadéquat de se fonder sur le droit civil ou la common law 11

12 Droits d auteur : débusquer les squelettes dans le placard Logiciels libres : les identifier en phase de vérification diligente et gérer les risques Le «logiciel libre» est une forme de licence Risques associés aux termes contractuels, violation de droit d auteur et de brevets Un accès aux programmeurs et une meilleure compréhension de la gestion de leur utilisation est aspect clé Logiciels permettant d identifier logiciels libres 12

13 Identifier les problèmes de marques de commerce Un tableau présentant le portefeuille de marques est-il suffisant pour détecter les problèmes? Un bon nombre de pays emploient un système de premier déposant (Chine, France, Russie, Pologne, Mexique, etc.) Un tableau des revenus par produit/pays est un outil utile pour analyser le portfolio Qu en est-il du caractère distinctif de la marque? Biens et services : enregistrements devraient viser modèles d affaires actuels et futurs (modèle d affaires SAS par exemple) Les frais administratifs 13

14 Identifier les problèmes de marques de commerce Quelle est la bonne stratégie à adopter si le portefeuille est incomplet? Recherches complètes et opinions obtenues pour chaque pays : les coûts peuvent rapidement devenir prohibitifs! Mélange d information de marketing et information financière est requise pour identifier points critiques (par produit/pays) Recherches complètes et opinions dans secteurs clés, recherches moins complètes pour autres pays 14

15 Brevets : risques et avantages Cibler les risques critiques en matière de brevets La chaîne de l inventeur au titulaire allégué Le libellé des contrats : La décision Stanford («agrees to assign» vs. «hereby assigns») Aurez-vous besoin d avoir accès aux inventeurs après la clôture de la transaction? 15

16 Brevets : risques et avantages Combattre les préjugés en matière de brevets «Nous n avons copié personne, il ne peut y avoir de problème de brevets.» «Notre secteur technologique existe depuis longtemps, il est peu probable qu il y ait des poursuites en matière de brevets.» «Nous sommes une compagnie de logiciels. Il est impossible d obtenir des brevets pour des logiciels.» «Nous n avons jamais déposé de demande de brevets, mais nous pourrons le faire après la clôture de la transaction.» «Il était inutile d obtenir des brevets puisque nous n avions pas l intention de menacer des concurrents de poursuite.» 16

17 Brevets : risques et avantages L entreprise possède un portfolio de brevets; comment déterminer sa valeur? Est-ce que la détermination de la valeur du portfolio de brevets est un facteur clé? Validité Portée 17

18 Brevets : risques et avantages Contrefaçon de brevets : Comment travailler avec l information existante? Différence entre : recherche et opinion de brevetabilité opinion de liberté d exploitation veille de brevets de concurrents Pourquoi devrait-on considérer une recherche de liberté d exploitation? Les avantages (et risques!) d un programme de veille 18

19 Brevets : risques et avantages Définir un plan d actions Recherches et opinions ciblées Comment prioriser? Délais à considérer Coûts 19

20 Conclusion Représentations et garanties en propriété intellectuelle Représentations et garanties devraient couvrir tous les éléments discutés Point critique est souvent représentation et garantie en matière de contrefaçon de propriété intellectuelle Qualifiée par la connaissance, durée et limitation de responsabilité 20

21 Conclusion Rectifications à apporter post-clôture Nouvelles demandes de marques peuvent généralement être complétées après la clôture La rectification de chaînes de titre (brevets, dessins industriels et droits d auteur) se fait normalement avant la clôture Rectifier l absence de protection par brevet est délicat 21

22 Période de questions 22

23 Merci!